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[이준석의 Brand & IP Law] 우리 상표법상 식별력 없는 상표

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지난 호에선 일반적으로 식별력이 없어 등록받을 수 없는 상표에 대해서 살펴봤다.
그렇다면 다음의 상표 중 우리 상표법상 식별력이 없어서 등록받을 수 없는 상표는 어느 것일까? 정답은 본고의 끝에서 살펴보기로 한다.



우리 상표법상 식별력 없는 상표
우리나라 상표법은 상표로서 등록되기 위해서는 반드시 식별력을 가져야 함을 규정하고 있어서 자타상품의 식별력(Distinctiveness)를 갖추지 못한 경우 상표등록이 거절된다. 일단 상표가 출원되면 특허청 심사단계에서 식별력이 있는지 여부의 판단은 심사관이 해당 상표가 상표법 규정상 식별력이 없는 상표에 해당하는지 여부로 판단한다. 우리 상표법은 식별력이 없어 등록이 거절되는 상표를 상표법 제33조 제1항에서 나열하고 있다. 하나하나 살펴보자.


보통명칭
보통명칭에는 약칭, 속칭 등을 포함한다. 앞서 살펴본 바와 같이, 호텔업과 관련해서 호텔, 모텔, 여인숙 등, 의류와 관련해서 청바지, 후드티, 원피스 등이 해당된다. 이러한 명칭은 특정 출처를 표시하는 식별력이 없고, 해당 상품과 서비스의 일반(보통) 명칭이므로 누구나 사용할 수 있어야 하므로 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 바람직하지 않기 때문이다.

어느 상표가 지정상품과 관련해 보통명칭인지 여부는 ‘평균적 지식을 갖는 국내 수요자 일반이나 관련업계의 객관적인 인식’을 기준으로 판단해야 한다. 판례에 따르면 KardinalRed Sandra는 장미의 품종을 지칭하는 것으로 관련 거래업계 및 수요자 사이에서 널리 인식되고 있어 장미꽃, 장미나무와 관련, 식별력이 없는 보통명칭이라고 한다. 보통명칭은 처음부터 특정 상품을 지칭하는 일반 명칭인 경우가 대부분이지만, 처음엔 식별력 있는 상표였던 것이 상표관리의 소홀로 일반 수요자 및 거래사회에서 특정 상품명으로 널리 사용하게 돼 식별력을 사후에 상실하는 경우도 있다(상표의 보통명칭화).


대법원은 초코파이가 “경쟁업체가 이미 1979년부터 초코파이 표장을 광범위하게 사용하는 것을 보고도 한 번도 사용중지를 요구하지 않는 등 20여년에 걸쳐…상표로서 보호하기 위한 필요한 조치를 취한바 없다.”는 이유로 자타상품 식별력을 상실해 보통명칭화했다고 한다. 쌍화(쌍화탕), 불소치약(치약), ASPIRIN(의약용제제), JEEP(승용차등), 호도과자(과자류), VASELINE(크림류), 콘칩(스낵류) 등이 우리나라에서 보통명칭으로 최종 판시돼 식별력이 없는 상표가 됐다.

최근 우리 주부들이 많이 사용하는 에어프라이어(Airfryer)에 대해서도 법원은 필립스가 자신의 상표인 Philips와 에어프라이어를 병기해서 사용하거나 각종 광고에서 마치 튀김기의 보통명칭처럼 사용했던 점 등을 이유로 보통명칭에 해당해 식별력이 없다고 했다.

국제적으로 유통되는 상품과 서비스 관련 상표의 보통명칭화 여부는 각각의 국가의 상표법과 관할기관에서 결정되는 것으로서, 한 나라에서 보통명칭화된 경우에도 다른 나라에선 여전히 식별력 있는 상표로 보호받는 경우도 흔하게 볼 수 있다.

관용표장
그 상품에 대해 관용하는 상표도 식별력이 없다. 관용상표는 보통 처음에는 특정인의 상표였던 것이 주지 저명의 상표로 됐다가 동종업자들 사이에서 특정 상품을 지칭하는 것으로 관용적으로 사용되는 상표를 말한다. 우리나라에선 정종(청주), 깡(과자), TEX(직물), LON(직물), 오복채(장아찌), 나폴레옹(꼬냑) 등이 대표적인 관용상표다. 관용상표는 보통상표와 달리 동종업자 사이에서 사용되는 것만으로 충분하다고 하나, 양자는 상표법상 취급이 동일하고 실제로 명확한 구분이 어렵기 때문에 실무에서나 판례상 양자를 혼용하거나 중복 적용하는 경우가 많다,

처음에는 식별력 있는 상표였으나 시장에서 동업자들이 사용한 결과 사후에 관용상표로 되는 경우도 물론 있을 수 있으며 그 취급은 보통상표의 경우와 같다.

성질표시 상표
그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기 등 해당 상품과 서비스의 성질을 표시하는 상표는 등록받을 수 없다.

대법원은 소갈비요리 전문점 경영업, 식당 체인업 등을 지정서비스업으로 하는 ‘이동갈비’ 상표와 관련해서 ‘이동’은 본래 포천군 이동면의 행정구역 명칭이나 1980년대 초부터 조성되기 시작한 이동면 지역의 갈비 음식촌이 그 독특한 조리법과 맛으로 인해 전국적으로 유명해짐으로써 일반 수요자나 거래자들도 ‘이동’이 이동 지역에서만 생산되는 독특한 맛을 가진 갈비의 생산지 또는 판매지로 인식한다고 봄이 상당하다고 봐서 식별력이 없는 상표라고 했다.

영어나 기타 외래어 등으로 구성된 상표의 경우는 어떨까? 통상 어떤 상표가 성질표시인지 여부는 거래사회에서 실제로 상표가 부착된 상품이나 서비스를 소비하거나 취급하는 소비자들이나 중간상인들의 인식을 기준으로 하므로, 지나치게 어려운 영어단어나 소비자들이 인식하기 어려운 외래어는 거래에 있어서 성질표시로 인식되지 않을 가능성이 높아 식별력을 인정받을 수 있다. 반면 대부분의 소비자들에게 친숙한 상대적으로 쉬운 중고등학교 수준의 영어단어의 경우에는 영어단어의 사전적 의미에 따라 또는 인터넷 등에서 성질표시 의미로 사용되고 있다면 식별력을 인정받기 어렵다. 약품이나 고도의 전문성을 요하는 직업군에서 취급되는 제품이나 서비스는 일반인들이 모르는 단어나 외래어가 포함돼 있어도 외국어 사전이나 전문 용어사전에 성질표시 의미로 기재돼 있다면 원칙적으로 성질표시로 본다.

우리에게 잘 알려진 영어단어인 BEST, NO 1, NICE, SUPER, DELUX 그리고 우리말 중 최고, 정상, 제일, 원조 등은 지정상품을 불문하고 성질표시로 본다.

지난 호에서 살펴본 바와 같이, 간접적, 암시적인 상표는 원칙적으로 식별력이 있으나, 이에 대한 판단이 쉽지 않다. 특허청의 심사기준은 이러한 점을 예상해서 성질표시인지 암시적인 상표인지 여부에 대한 판단이 어려운 경우, 동종업계에 종사하는 제3자의 자유로운 사용을 제한할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단해서 그런 염려가 없다면 간접적, 암시적인 상표로 보고 식별력을 인정하고 있다.

현저한 지리적 명칭
현저한 지리적 명칭이란 국가명, 국내의 특별시, 광역시, 또는 도의 명칭, 기초 자치단체인 시 군구의 명칭, 저명한 외국의 수도명, 대도시명, 주 또는 이에 상당하는 행정구역의 명칭, 그리고 현저하게 알려진 국내외의 유적지, 관광지, 번화가 등의 명칭을 말한다. 다만 지명 등이 다양한 의미로 인식되는 경우, 사용실태 등을 감안해서 현저한 지리적 명칭으로 보지 않을 수 있다. 또한 기초자치 단체보다 낮은 행정구역 명칭이라도 현저하게 알려진 경우에는 현저한 지리적 명칭으로 볼 수 있다.

현저한 지리적 명칭은 상표의 구성요소로 지명이 주요부라는 점에서는 앞서 살펴본 성질표시 상표 중 산지표시 상표와 같으나, 산지표시가 특정 상품이나 서비스의 생산지로서 해당 지역의 기후, 토양 등과 관련해서 해당 상품의 특성을 직감할 수 있는 지역을 표시하는 것인 반면, 현저한 지리적 명칭은 특정 상품이나 서비스와의 관계보다는 지역의 지명이 소비자들에게 얼마나 알려져 있는지, 즉 현저한지 여부만이 문제다. 따라서 일단 현저한 지리적 명칭으로 판명되면 지정 상품에 관계없이 상표등록이 거절된다.

옥스퍼드, 하이델베르크, 맨하탄, 죠지아, 자바, 프라하, 백두산, 한라산, 대청호, 진도, 거제도, 나이아가라 등은 지정상품과 관계없이 상표등록이 거절된다. 현저한 지리적 명칭 자체를 부등록 사유로 함은 식별력의 문제라기보다는 공익상 소비자에게 널리 알려진 지명을 특정인에게 독점 시키는 것이 자유로운 경쟁을 해칠 염려가 있어서 부당하다고 보고 이를 인정하지 않는 것으로서 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있는 우리 상표법 체계에서 공익상의 고려에 따른 것으로 볼 수 있다.

예를 들면, 특별히 산지가 아니더라도 전주비빔밥 뿐만 아니라 창원비빔밥(?), 충무김밥이 아니라 대구김밥(?), 설악산에 위치한 한라산모텔(?), 서울에 위치한 맨하튼호텔(?)도 성질표시 상표인 산지 표시에는 해당하지 않더라도 현저한 지리적 명칭으로서 등록되기 어려운 상표다.

따라서, 상표를 선택하는 사업자 입장에선 자신이 사용하려는 상표가 현저한 지리적 명칭에 해당하는지 여부를 잘 살펴봐야 한다. 특히 호텔 숙박업이나 요식업에 사용되는 상표나 서비스표의 경우 지명과 관련된 상표가 많이 고려될 수 밖에 없으므로, 상표 선택시 각별한 주의를 요한다.

흔히 있는 성(姓) 또는 명칭
김씨, 이씨, 박씨 등 흔한 성과 법인명, 단체명, 상호, 아호, 예명, 필명 등을 포함하고 사장, 회장, 총장 등 직위를 나타내는 명칭도 이에 해당한다. 흔히 있는 성 또는 명칭인지 여부는 전화번호부 인명록 등을 참고해서 특정인에게 독점시킬 때 거래상 혼란을 가져올 수 있거나 같은 성이나 명칭을 가진 자에게 불측의 피해를 줄 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다. 성간의 결합에 있어서 ‘김&가’, ‘이&설’과 같이 흔한 성과 흔하지 않은 성간의 결합은 본호에 해당하지 않는다.

간단하고 흔히 있는 표장
이는 상거래뿐만 아니라 일상에서 흔히 사용되는 것들로 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 한다는 이유로 상표등록이 거절된다. 특허청은 간단하고 흔한 표장 여부에 관한 판단기준을 상세히 규정해 심사에 활용하고 있다.

문자상표의 경우, 가, 나, 취 등 1자의 한글로 구성돼 있거나 AB, CD 등과 같이 2자 이내의 알파벳으로 구성된 표장은 원칙적으로 이에 해당한다고 본다. 그러나 구체적인 관념을 직감할 수 있는 닭, 별, 해, 용 등의 상표나 LG, GS, HP, SK 등과 같이 특정인의 출처 표시로 직감되는 경우에는 예외로 한다. 숫자 상표의 경우에는 3, 5, 57, 22 등과 같이 2 자리 이하의 숫자로 표시된 것은 식별력이 없는 것으로 본다. 100 이상이라도 123, 345 등과 같이 단순히 숫자를 연속적으로 나열한 것은 식별력이 없다고 보나, 777, 888, 원, 파이브, 쓰리 등과 같은 구성은 식별력을 인정한다. 외국문자 1자와 숫자 1자를 결합한 A1, A-1 등과 제2, Second와 같이 순서로 표시한 외국문자도 식별력이 없다.

도형상표의 경우에는 흔히 사용되는 원형, 삼각형, 사각형, 마름모형, 태극문양 등과 이들을 동일하게 중복해서 나열한 것은 식별력이 없다고 한다. 유의해야 할 것은 본 호는 간단하고 또한(and) 흔한 것인 경우에 적용될 뿐, 간단하지만(or) 흔하지 않거나, 흔하지만(or) 간단하지 않은 경우엔 식별력을 인정받을 수 있다.

기타 식별력이 없는 표장
끝으로 상표법은 보충규정으로 위에서 열거한 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에도 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 등록할 수 없다고 한다. 출처표시로 인식되지 않거나 거래관계에서 자유사용이 필요한 일반적인 구호(슬로건), 광고문안, 표어, 인사말이나 인칭대명사 또는 유행어로 표시한 것들이 여기에 해당한다. 예컨대 호텔업에서의 Good Morning, 박물관 경영업에서의 Believe it or not, 교과서 출판업에서의 Be Smart 등이 이에 해당한다. 상품의 집합 판매 제조장소나 서비스 제공 장소의 의미로 흔히 사용되는 LAND, MART, WORLD, DEPOT, VILLAGE, HOUSE, TOWN, 마을, 나라, 촌 등도 이에 해당한다. 다수인이 현실적으로 사용해서 식별력이 없다고 보는 사례는 통신 관련 CYBER, NET, TEL, WEB, 금융 관련 CASH, CARD, PASS, 교육사업 관련 몬테소리, 정보제공 관련 NEWS, DATA 등이다.

식별력 없는 상표 등록하기
식별력이 없는 상표는 절대적으로 등록받을 수 없는가? 그렇지 않다. 그렇다면 등록받을 수 있는 방법을 살펴본다.

도안화 또는 식별력 있는 구성(문자 또는 도형)과 결합하는 방법
먼저 우리 상표법은 상표가 식별력이 없음을 이유로 등록이 거절되기 위해서는 식별력이 없는 상표가 보통으로 사용하는 방법으로 표시돼 있던지, 또는 식별력이 없는 표장만으로 구성돼 있어야 함을 요구한다. 이는 반대로, 식별력이 없는 상표가 보통으로 표시하는 방법으로 표시돼 있지 않거나, 식별력 없는 상표 이외에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등과 결합된 경우엔 등록 가능하다는 의미다.

여기서 ‘보통으로 사용하는 방법’이라는 의미는 상표의 태양이 통상의 형태 그대로여서 상표를 보고 그 명칭 그대로 직감할 수 있는 경우를 말한다. 따라서 일반의 주의를 끌만한 서체나 도안으로 표시하는 경우는 이에 해당하지 않아 식별력을 인정받을 수 있다. ‘…만으로 된’ 상표여야 하므로 비록 보통명칭이 포함된 상표라도 그 보통명칭이 다른 식별력 있는 표장의 부기적인 부분이거나 식별력이 있는 표장과 일체를 구성하는 경우에는 전체적으로 식별력이 인정돼 상표로서 등록될 수 있다.

예를 들면, 식별력이 부족한 문자상표의 경우에는 식별력 있는 문자나 도형을 결합하거나, 문자 부분을 서체화하거나 도안화해서 새로이 식별력을 부가하는 방법이 있다.



사용에 의한 식별력을 입증하는 방법
상표법 제33조 제2항은 “제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정해 상표등록을 받을 수 있다.”라고 해서 원래는 식별력이 없는 상표라도 일정기간 사용한 결과 식별력을 획득한 경우 상표등록을 허용하고 있다. 사용에 의한 식별력은 소비자들의 마음에 상표의 본래 의미(Primary Meaning)가 아닌 2차적 의미(Secondary Meaning)가 형성됐음을 의미한다. 원래는 상표가 소비자들에게 상품의 성질이나 지명으로 인식돼 식별력 없는 표장이였다가 장시간 독점적으로 사용한 결과 특정 상품이나 서비스의 출처로 인식되기에 이른 경우다. 다만, 보통명칭과 관용명칭 표장은 사용에 의한 식별력이 인정되지 않는다. 

사용에 의한 식별력을 주장하기 위해서는 상표등록 출원 전부터 상표를 계속적으로 사용할 것이 요구된다. 상표등록 출원 후에 사용하는 것은 인정받을 수 없다. 또한 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 돼야 한다. ‘식별할 수 있게 된 정도’란 수요자들 간에 타인의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 수준, 즉 주지상표의 수준보다는 비록 낮은 수준의 인식도를 의미하지만 상당한 정도로 소비자들에게 특정인의 출처로 알려져 있어야 한다.

사용에 의한 식별력은 원래 식별력이 없는 표장에 예외적으로 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 과거에는 그 기준을 매우 엄격하게 해석 적용한다고 해 ‘현저하게 인식된’ 수준을 요구했으나, 외국의 입법례에 비해서 요건이 너무 높아서 상표권자가 등록하지 못하는 틈을 타서 제3자의 부정경쟁 목적의 사용이 늘어 진정한 상표권자의 이익을 침해하고 수요자들의 상품의 출처에 대한 오인혼동을 초래해 상거래 질서를 어지럽힌다는 폐해가 커 2014년 6월 11일 시행된 새로운 상표법에서 현재의 수준으로 낮춰진 바 있다.

사용에 의한 식별력은 이를 주장하는 자가 입증자료를 제출해서 입증해야 한다. 입증자료의 예시로는 상당한 기간 계속 사용한 사실, 전국 또는 일정 지역에서 사용한 사실, 해당 상품의 생산, 제조, 판매량, 매출액, 시장 점유율, 사용의 방법, 횟수 및 내용, 광고 선정의 방법, 횟수 내용, 기간, 객관적인 소비자 인지도 조사, 품질이나 명성을 증명할 수 있는 자료, 사용 상표를 독점 배타적으로 사용하고 있다는 자료 등을 제출 할 수 있다.



이상 살펴본 바에 따라, 앞의 문제의 정답을 살펴보자. 이미 짐작 했겠지만 5개 상표 ① California HOTEL ② W HOTEL ③ Comfort INN ④ Vienna HOTEL ⑤ 123 HOTEL은 모두 등록이 불가능한 식별력 없는 상표다. 물론 미국과 유럽 등 다른 나라에서는 등록될 수도 있다. 따라서 외국 호텔이나 레스토랑 체인 브랜드의 국내 도입이나 최초 상표의 선택에 있어서 우리 상표법에 따른 식별력 없음을 이유로 한 상표등록의 어려움을 염두에 두고 주의를 기울여야 예상하지 못한 피해를 미연에 방지할 수 있다. 식별력의 문제는 국가마다 조금씩 차이가 있어서 반드시 해당국가의 상표법을 잘 아는 전문가와 상의해야 한다.

이준석

특허법인 위더피플 대표변리사

특허법인 위더피플 이준석 대표표변리사는 특허청 차장, 심사국장, 심판장 등 특허청에서 주요 보직과 한국발명진흥회 상근부회장을 역임해 특허 및 상표의 국내외에서의 보호 관리뿐 아니라 자산화를 위한 경험과 전문성 및 다양한 네트워크를 보유하고 있다.



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