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이준석

[이준석의 Brand & ip Law] 식별력이 없는 상표, 등록받을 수 있을까?



‘Hotel Luxury’
오래된 모텔을 인수해서 리모델링한 후 새로운 고품격의 럭셔리 호텔로 재오픈하려는 계획을 가지고 있는 A씨는 새로운 호텔의 브랜드를 무엇으로 해야 할지 고민 중이다. 호텔을 새 단장하는 데 비용을 많이 들여 국내 최고의 시설과 품격을 갖춘 비즈니스호텔을 표방하는 만큼 이에 걸맞는 고급 브랜드를 희망하는데 고민 끝에‘Hotel Luxury’로 하기로 했다. 호텔이 고품격의 최첨단 시설을 자랑하는 만큼 적절한 브랜드라는 생각에 상호 등기를 마치고 대대적인 광고도 했다. 물론 특허청에 상표 출원도 마쳤다. 모든 준비가 순조롭게 진행돼 다음 달 그랜드 오픈 행사만 남겨 놓고 있다. 이제 특허청에 출원한 상표가 등록 가능하다는 통보만을 기다리고 있다. 과연 A씨의 바람대로 특허청으로부터 상표 등록증을 받을 수 있을까? 

유감스럽게도 이 브랜드는 호텔업, 요식업 등과 관련, 특허청에 상표로 등록될 가능성이 거의 없다. 통상 ‘Luxury’나 ‘Comfort’는 ‘'화려한, 안락한, 편안한’ 등의 의미로 인식된다. 따라서 호텔업 등과 관련해 어떤 사물이나 서비스의 성질을 표시하는 성질표시 상표이므로 등록되기 어렵다. 상품이나 제공되는 서비스의 성질을 직감하게 하는 용어는 자타 상품의 출처를 표시하는 식별력이 없고, 또한 이러한 용어를 공익상 특정인에게 독점시키는 것은 바람직하지 않다는 이유로 상표등록이 거절된다. 상표등록이 거절돼도 굳이 꼭 사용해야 한다면 상표등록 없이 사용할 수는 있다. 그러나 상표등록이 돼 있지 않으면 상표로서 보호받을 수 없다는 의미이므로 다른 경쟁 업체에서 똑같은 또는 유사한 호텔명으로 영업해도 제재할 수 없음은 감수해야 한다. 따라서 호텔이나 레스토랑을 오픈해 집중적으로 광고하기에 앞서 자신이 선택한 브랜드가 과연 상표로서 등록될 수 있는 것인지 살펴보는 것이 중요하다. 

상표란 무엇인가
상표(Trademark)는 기업(또는 개인)이 생산한 제품 또는 기업이 제공하는 서비스를 다른 기업이 생산 또는 제공하는 것과 그 출처를 구별하기 위해서 사용하는 표장(Mark)을 말한다. 이러한 표장은 기호, 문자, 도형, 이들의 결합뿐만 아니라 소리, 색체, 입체 형상 등 그 출처를 구별할 수 있는 것이면 광범위하게 상표로서 보호받을 수 있다. 

상표의 정의에서와 같이 상표는 ‘제품과 서비스를 제공하는 생산자 즉, 상표권자들을 식별하는 식별표지’이므로 생산자를 식별하는 기능을 할 수 없는 상표(식별력이 없는 상표)는 이론적으로 상표가 아닌 것이어서 보호받을 수 없고, 보호해서도 안 되는 것이다.

상표의 기능 및 상표 보호가 필요한 이유
어제 저녁 동료들과 마신 소주가 참 좋았는데 당시 마신 소주에 상표가 없었다면? 아마 그 소주를 다시 마시고 싶다면 여러 병을 주문해서 일일이 다 마셔봐야 알 수 있을 것이다. 물론 각 소주에 상표가 부착돼 있다면 그 상표명으로 다시 쉽게 주문해서 마실 수 있을 것이다.

평소 탈모 증상으로 고민하던 B씨는 자주 가는 대형 마트에서 우연히 고른 샴푸를 한두 달 사용한 결과 탈모 증상이 몰라볼 정도로 개선됐다. 샴푸를 추가로 구매하기 위해 마트에 들른 B씨가 전에 사용하던 그 샴푸를 과연 찾아낼 수 있을까? 당연히 쉽게 찾아낼 수 있다. 심지어 직접 가지 않아도 다른 사람에게 부탁해서 그 샴푸를 사다 달라고도 할 수 있다. 어떻게 이런 일이 가능할까? 마트에 진열된 모든 샴푸는 상표가 부착돼 있어 자신이 전에 사용했던 샴푸의 상표명만 기억하면 쉽게 찾을 수 있기 때문이다. 그런데 만약 상표가 없다면? 극단적인 가정이긴 하지만, B씨는 직접 마트에 가서 기억을 더듬어 여기저기 찾아다니면서 시간을 허비한 끝에 운이 좋다면 자신이 사용한 샴푸가 진열됐던 구역을 찾아내 혹시나 하는 마음으로 그 샴푸를 구입할 수밖에 없다. 전에 사용한 그 샴푸이기를 희망하면서 직접 써보고서야 자신이 제대로 찾았는지 비로소 알 수 있다. 

이처럼 상표는 생산자의 출처를 표시해줌으로써 소비자로 하여금 시장에 나와 있는 많은 상품 간 그 출처(생산자)를 식별할 수 있도록 해 소비자의 탐색 비용(Search Cost)을 줄여 준다. 상표는 소비자들에게 상품이나 서비스를 사용한 경험과 함께 가치 있는 정보를 전달해 다음에는 상표만으로 해당 제품과 서비스를 식별하도록 함으로써 상품과 서비스를 찾는 데 소요되는 시간과 노력을 절감시켜준다. 

반면 생산자에게는 소비자들이 상표만 보고 바로 제품과 서비스를 선택할 수 있도록 출처를 표시해주므로 질 나쁜 제품이나 불친절한 서비스를 제공했다가는 바로 시장에서 퇴출될 수도 있으므로 생산자(상표권자)들이 좋은 품질과 서비스를 유지하는 데 지속적인 투자를 하도록 유도한다. 

그러나 만약 제품에 상표가 부착돼 있지만 제도적으로 상표권이 보호되지 않는 상황도 생각해 볼 수 있다. 가상의 상황을 상상해 보자. 세계적으로 유명한 호텔 체인 브랜드 중 하나인 ABC HOTEL의 상표가 법적으로 보호받지 못해서 누구나 쓸 수 있다면 너도 나도 ABC HOTEL 상표를 쓰고 싶어 할 것이다. 이미 전 세계적으로 알려진 호텔 체인 브랜드를 공짜로 쓸 수 있다면 그야말로 횡재가 아닐 수 없다. 그러면 시장에선 어떤 일이 벌어질까? 상상해 보는 것이 어렵지 않다. 

우선 소비자들은 해외여행 중 ABC HOTEL에 투숙하면서 체험한 좋은 경험 또는 세계적인 호텔 체인 브랜드라는 인지도만 믿고 많은 돈을 들여서 투숙했으나 ABC 체인 호텔과 전혀 관계가 없는 것이라는 것을 추후에 알게 됐다면 소비자들에게 출처의 혼동을 준 것이고, 불편함, 실망감과 함께 막대한 금전적 시간적 손실을 끼칠 것이다. 더 중요한 것은 소비자들이 이제 호텔의 상표를 신뢰하지 않게 돼 마치 앞서 살펴본 상표가 없는 상황과 비슷한 지경에 이르게 된다. 상표가 소비자들의 제품과 서비스에 대한 탐색을 전혀 돕지 못하는 상황이 되는 것이다. 반면, 호텔업자들은 자신들이 그동안 쌓아온 신용과 소비자들로부터의 얻은 좋은 평가(Goodwill)를 보호받지 못하고 후발 경쟁 업체들이 언제든지 무임승차(Freeride)할 수 있는 상황이 돼, 좋은 제품, 고객들에 대한 좋은 서비스로 서로 경쟁해야 할 이유가 없어지는 것이다.  

이처럼 상표는 소비자들이 물건과 서비스의 제공자를 혼동하지 않고 바로 식별할 수 있도록 하고, 생산자는 계속적으로 좋은 균질의 제품을 소비자들에게 제공해 신뢰와 명성을 쌓아 소비자들이 다시 자신의 상품과 서비스를 구매할 수 있도록 시장에서 생산자(상표권자)들 간에 경쟁을 촉진하는 기능을 함으로써 궁극적으로 산업발전에 기여하도록 한다. 오늘날 상표 보호 제도의 목적이 여기에 있다. 

상표의 식별력(Distinctiveness)
그러므로 상표가 상표로서 기능을 다 하기 위해서는 반드시 식별력이 있어야 한다. 식별력이 없다면 소비자들이 해당 제품을 찾는 노력을 덜어 줄 수도 없고, 생산자들이 좋은 균질의 제품을 생산하도록 경쟁할 이유도 없다. 당연히 상표로서 보호해 줄 이유도 없다. 

그럼 어떤 상표가 식별력이 없는 상표일까? 우선 먼저 상식적으로 접근해 보면, 어느 도시에 가서 호텔에 묵었는데 호텔 이름이 ‘HOTEL’이라면? 파스타를 파는 이탈리아 레스토랑 이름이 ‘파스타’라면? 사과에 부착된 ‘홍옥’이라는 상표는 어떤가? 이런 단어 도안은 소비자들이 자신이 선택할 서비스와 제품을 확인하는 데 도움을 줄 수 없다. 즉, 식별력이 없다. 

그렇다면, 사과 상표가 ‘새콤달콤’이라던지, 숙박업소 상표가 ‘Luxury’인 경우는 어떨까? 이 역시 제공하는 서비스나 제품의 성질 표시가 분명하므로 식별력이 없다. 그러나 ‘사과 도형’이 컴퓨터에 대해서는 상당한 식별력이 있다. ‘파스타’도 아마 운동화 상표라면 식별력을 인정받을 수 있을 것이다. ‘HOTEL’이 숙박업과 전혀 관련 없는 의류 상표라면 아마도 식별력을 인정받을 수 있을 것이다. 이는 식별력은 상표가 사용돼 제품의 질과 서비스와 관련해 평가돼야 한다는 것을 의미한다. 따라서 상표의 식별력은 절대적이고 불가변적인 것이 아니라 상표가 사용되는 제품과 서비스와의 관계, 즉 사용 상황의 문제로 볼 수 있다. 

상표의 유형은 식별력의 정도에 따라 통상 식별력이 없는 일반 명칭 상표(Generic Mark)부터 기술적 표장(Descriptive Mark), 암시적 표장(Suggestive Mark), 임의 선택 표장(Arbitrary Mark), 그리고 식별력이 가장 강한 조어(창작) 표장(Coined, Fanciful Mark)으로 구분한다. 암시적 표장, 임의 선택 표장과 조어 표장은 고유의 식별력이 인정돼 상표등록을 받을 수 있으나, 일반 명칭 표장과 기술적 표장은 식별력이 인정되지 않는다. 다만, 기술적 표장의 경우 사용의 결과 소비자들한테 특정 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식되는 경우에 예외적으로 사용에 의한 식별력의 취득을 인정받아 등록 받을 수 있다. 

상표의 일반론 중심으로 살펴본 기술적 상표
이번 호에서는 특히 상표의 부등록 사유 중에서 가장 까다롭고 논란이 많은 기술적(Descriptive) 상표에 대해서 상표의 일반론을 중심으로 살펴보려 한다. 다음 호에서는 우리나라 상표법상 식별력을 이유로 한 부등록 사유를 특허청의 심사사례, 심사기준, 법원의 판례를 중심으로 살펴보고 끝으로 식별력의 문제를 극복할 수 있는 방법, 즉 식별력 없는 상표를 등록하는 방법에 대해서 살펴보겠다. 

상표의 종류(식별력을 중심으로)
1) 일반 명칭 상표(Generic Mark)
일반 명칭 상표 또는 보통 명칭 상표는 글자 그대로 상품의 종류나 유형의 전체를 부르는 보통의 명칭으로 구성된 상표를 말한다. 

호텔 숙박업 등과 관련해서는 Hotel, Resort, Motel, Inn 등이 해당된다. 이러한 상표는 본래 식별력이 없을 뿐만 아니라 사용에 의한 식별력도 취득할 수 없어 상표로서 보호가 불가하다. 논리적으로 당연한 것이, 만약 Hotel을 특정인에게 상표로 인정해서 보호해주면 다른 호텔 운영자들은 ‘Hotel’이라는 명칭을 자유롭게 쓰지 못하게 되는 상식 밖의 결과가 초래되기 때문이다. 오히려 경쟁을 해치게 되므로 다른 호텔 운영자들과의 시장에서의 원활한 경쟁 자체가 어려워 공익을 해치고, 소비자들의 혼란을 초래하게 되므로 상표의 보호 목적과 배치되게 돼 상표법적으로 보호하지 않는 것이다. 

그러나 유의해야 할 점은 일반 명칭 상표는 처음부터 일반 명칭이었던 경우뿐만 아니라 사후에 사용의 결과 일반 명칭화된 경우도 포함한다는 점이다. 우리에게 친숙한 ASPIRIN, YO-YO, CELLOPHANE, ESCALATER, CELLOPHANE 등이 원래는 특정 제품의 출처를 표시하는 상표였다는 사실을 아는 사람은 의외로 많지 않다. 상기 상표들은 최초로 제품이 나왔을 때 특허권과 결부돼 특허받은(상품의 출처가 아닌) 상품의 명칭으로 소비자들에게 인식돼 일정 기간 독점적으로 사용되다가 특허권이 종료됨과 함께 보통 명칭화된 경우다. 특허권이 종료돼 누구나 해당 상품을 만들어 팔 수 있게 된 반면 해당 상품의 대체 명칭이 없어 소비자들에게 특정 상품을 뜻하는 보통명칭으로 계속 사용돼 시장에서 이미 출처 표시기능을 할 수 없게 된 경우다. 이러한 시장에서의 상황을 무시하고 해당 상표를 보호한다면 특정인에게 해당 상품의 명칭에 해당하는 단어(상표)의 독점을 허용하게 돼 다른 업자가 해당 상품을 소비자에게 효율적으로 광고할 수 없게 되므로 시장에서의 자유로운 경쟁을 해칠 뿐이므로 상표 보호를 사후에 허락하지 않는 것이다. 

아이러니하게도 시장에서 소비자들에게 널리 알려져 특정 상품과 관련해서 거의 독보적인 위치를 차지하고 있는 상표의 경우에 오히려 보통 명칭화할 위험이 있다. 너무 유명해서 거의 경쟁 상품이 없어 소비자들한테 특정 상품하면 바로 그 상표를 연상할 정도로 유명해지면 질수록 자신의 상표가 보통 명칭화해서 상표권을 상실하지 않도록 상표 관리에 더욱 만전을 기해야 한다. 보통 명칭화 여부는 각국의 법원에서 최종적으로 결정되므로 같은 상표라도 나라마다 다르게 다뤄질 수 있다. JEEP은 우리나라 대법원은 보통 명칭이라고 하나 미국에선 상표권자의 보통 명칭화를 막기 위한 노력의 결과 상표로서 보호된다. “They invented SUV because they can’t call them Jeep”이라든가 “You can’t make a Xerox” 등은 자신의 상표가 보통 명칭화하는 것을 막기 위한 유명한 광고문구들이다. 

2) 기술적 상표(Descriptive Mark)
기술적 상표는 상품이 가지고 있는 어떤 성질이나 특질을 직접적으로 기술하거나 설명하는 상표를 말한다. 앞서 예를 든 호텔, 요식업과 관련해서 Luxury, Delicious 등이 대표적인 기술적 상표다. 그밖에 C-THRU, SAFE T, PLUG 등과 같이 철자를 약간 변형한 경우도 기술적 표장으로 등록 거절됐다.
기술적 상표도 본래 식별력이 없어서 상표 등록이 거절된다. 기술적 상표는 소비자들에게 상품의 출처로 인식되기 보다는 상표의 언어적 설명적 의미로 인식되고 당해 상품을 취급하는(당해 서비스를 제공하는) 경쟁업자가 자기의 상품과 서비스를 설명하고 광고하기 위해 자유롭게 사용하도록 할 필요가 있으므로 특정인이 독점하는 것이 공익상 바람직하지 않아 상표등록을 허용하지 않는다. 그러나 비록 기술적 상표라도 시장에서 오랜 기간 사용한 결과 소비자들이 그러한 기술적 상표를 사전적인 기술적 의미가 아닌 특정 상품이나 서비스의 출처로 인식하는 정도의 수준에 이른 경우에는 예외적으로 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 해 상표 등록이 허용된다. 사용에 의한 식별력을 취득했다는 사실은 이를 주장하는 사람이 광고, 매출, 소비자 인지도 조사 등의 방법을 통해 객관적인 증거로 입증해야 한다.  

3) 암시적 상표(Suggestive Mark)
암시적 상표란 상표의 사전적 의미가 상품이나 서비스의 성질이나 특성을 간접적으로 또는 암시적, 상징적으로 나타내는 상표를 말한다. 암시적 상표는 기술적 상표와 달리 본래의 식별력이 인정돼서 상표등록이 가능하다. 사용에 의한 식별력의 입증이 필요 없다. 이처럼 암시적 상표는 본래 식별력이 있는 상표라는 점에서 기술적 상표와 다르나, 실제로 어떤 상표가 특정한 상품 또는 서비스와 관련해서 암시적인지 기술적인지를 결정하는 것은 매우 어렵다. 통상 상품의 성질을 직감적으로 설명해 주는지, 성질과 관련한 기술적 의미에 도달하기 위해서 어느 정도 상상, 연상, 추론 등이 필요한지에 대한 상대적인 정도의 차이에 의한 판단이 일반적이다. 또한, 공익상의 이유로 경영자가 자신의 서비스, 상품을 설명하기 위해서 문제가 된 해당 상표를 사용하는 것이 반드시 필요한지의 여부 등을 종합적으로 살펴보게 된다. 

4) 임의적 선택 상표(Arbitrary Mark)
임의적 선택 상표란 이미 사전적 의미를 가지고 있는 기존 단어를 특정 상품이나 서비스의 성질과는 전혀 관계 없는 제품과 서비스에 단지 출처표시로서 사용하기 위해 임의적(자의적)으로 선택돼 사용하는 상표를 말한다. APPLE은 사과란 의미로 보통 명칭이지만 컴퓨터와 관련해서는 어떤 특질적인 성질을 기술하는 의미로는 사용되지 않아 식별력이 인정되는 경우다. 담배 상표인 CAMEL, 비누상표인 DOVE 등이 대표적이다. 

5) 조어(창작) 상표(Coined, Fanciful Mark)
조어 상표는 식별력이 가장 강한 상표로 상표사용자가 상표로서 사용하기 위해서 사전적 의미를 갖지 않는 새로운 신조어를 창작해서 사용하는 상표다. KODAK, XEROX, EXXON 등이 대표적인 조어 상표다.    
그래프에서 보는 바와 같이 상표가 특정 제품을 설명해주고 소비자들에 제품과 관련한 정보를 가장 많이 전달해 주는 상표는 ‘일반 명칭상표 > 기술적 상표 > 암시적 상표 > 임의 선택 상표 > 조어 상표’ 순이다. 제품과 관련한 정보를 가장 많이 전달한다는 의미는 광고를 많이 안 해도 소비자가 쉽게 기억하고 소비자에게 쉽게 어필될 수 있다는 의미다. 조어 상표가 소비자들에게 인식되고 기억되기 위해서는 상대적으로 많은 시간과 노력이 들 것이다, 반면 식별력이 강해 상표 보호가 강한 상표의 순서는 그 반대로 ‘조어 상표 > 임의 선택 상표 > 임시작성표 > 기술적 상표 > 일반 명칭 상표’ 순이다. 따라서 일반적으로 제품 생산자나 서비스 공급자로부터 상표로서 선호될 가능성이 높은 정도는 상표법 상 보호의 정도와 반비례한다.
<다음호에 계속...>

이준석

특허법인 위더피플 대표변리사

특허법인 위더피플 이준석 대표표변리사는 특허청 차장, 심사국장, 심판장 등 특허청에서 주요 보직과 한국발명진흥회 상근부회장을 역임해 특허 및 상표의 국내외에서의 보호 관리뿐 아니라 자산화를 위한 경험과 전문성 및 다양한 네트워크를 보유하고 있다.



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