[김수경의 Brand & IP Law] 내가 사용하고 있는 상표가 이미 다른 사람의 상표권인 경우 어떻게 해야 할까?

K씨는 취미로 베이킹을 시작하다 본격적으로 사업을 시작하고 싶어 작은 디저트 카페를 준비하기로 했다.

본인이 평소에 좋아하는 단어로 개인사업자등록증 신청과 간판 제작을 진행했고, SNS을 통해 열심히 홍보했다. K씨의 디저트 카페는 날이 갈수록 손님이 늘어나면서 유명해지게 되면서 K씨는 특허법인에 디저트 카페 상호에 대한 상표 출원 상담을 받았지만, 상담 결과 그 상호는 L씨가 상표 등록을 받았기 때문에 출원하면 그 등록이 거절될 수 있다는 답변을 받았다. 이 경우 K씨는 어떻게 해야 할까?

1) 지금까지 아무런 문제가 없었으므로 상표를 출원하지 않고 계속해서 사용한다.

2) 빠른 시일 이내에 카페 상호를 바꾼다.

3) L씨가 등록 받은 상표에 대해서 시장 조사를 한다.

지금까지 아무런 문제가 없었으므로 상표를 출원하지 않고 계속해서 사용한다.

이 경우 지금까지 아무런 문제가 없었던 것은 L씨가 K씨의 디저트 카페 의 존재를 모르고 있었기 때문일 수도 있다. 만약 K씨의 디저트 카페가 방송에 출연하면서 맛집으로 소개돼 유명해진다면 그때는 상황이 달라질 수 있다.

L씨가 상표권 침해를 이유로 K씨에게 경고장을 보낼 수 있고, 그 동안의 K씨의 매출액에 대해서 손해배상을 청구할 수도 있다. 본인의 사업이 유 명해지지 않기를 바란다면 모를까 1)의 방법은 리스크가 너무 크다고 생각된다.

빠른 시일 이내에 카페 상호를 바꾼다.

이 경우 법적인 측면에서는 가장 안정적이고 쉬운 방법이다. 다만, K씨가 그동안 사용해온 상호에 쌓아온 인지도나 명성을 잃게 될 수도 있기 때문에 사업상 간접적인 피해가 발생할 수 있다. 사람들은 카페 상호가 바뀌면 주인도 바뀌었다고 생각하기 쉽기 때문이다.

L씨가 등록 받은 상표에 대해서 시장 조사를 한다.

만약 L씨가 상표 등록을 받았으나 등록 받은 지 3년이 경과됐고, 최근 3년 동안 사용을 하지 않았다면 K씨는 그 등록상표에 대해서 불사용취소심판을 청구, 그 등록을 취소시키고 새롭게 상표를 출원 해 등록 받을 수 있다.

즉 우리 상표법은 상표를 등록 받고 사용하지 않음으로써 타인의 상표 선택의 기회를 박탈하는 것은 상표사용자의 업무상 신용 유지를 도모해 산업 발전에 이바지한다는 상표법의 목적에 반하는 사안이 된다. 이에 상표법에서는 취소심판청구일로부터 과거 3년 이내에 등록상표를 그 지정상품에 대해서 사용하지 않은 경우 그 등록에 대한 취소를 구하는 심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 K씨는 불사용취소심판청구 제도를 적극적으로 이용할 수 있다.

상표출원은 반드시 먼저 할 것

한편, 우리 상표법은 불사용취소심판이 청구돼 그 등록이 취소 됐을 때 취소심판청구일에 소급해 소멸하도록 규정하고 있다. 따라서 K씨는 L씨의 선등록상표의 등록이 취소될 때까지 기다릴 필요 없이 상표를 먼저 출원해야 한다.

만약 L씨의 등록상표의 등록이 취소될 때까지 기다리다가 K씨가 상표를 출원하게 되면 그 사이에 누군가 비슷한 이 름을 먼저 출원할 수 있고 그 경우 K씨 는 또 다른 사람의 선출원상표 때문에 그 등록이 거절될 수도 있기 때문이다.

취소심판청구는 신중하게 접근할 것

다만 L씨의 선등록상표에 대해서 시장 조사를 했는데, 이 미 사용 중이라면 어떻게 해야 할까? 그 경우에는 안타깝지만 가급적 조속히 상표를 바꾸는 것이 안정적일 것이다.

L씨에게 연락을 취해 그 상표의 사용 허락을 받는 것을 시도해 볼 수 있지만 상표권자로부터 사용 허락을 받는 것은 현실적으 로 쉽지 않은 문제로, 오히려 그 동안 K씨가 사용한 부분에 대 해서 상표권 침해가 문제될 수도 있기 때문에 신중하게 접근하는 것이 필요하다.

동일한 선등록상표가 있어도 바로 포기할 필요는 없다

상표는 상품의 출처를 표시하는 표장에 해당하기 때문에 개인사업자 뿐 아니라 법인에서도 주로 의사결정을 가진 자가 좋아하는 이름을 상표로 선택하기 쉽다. 다만 상표는 거래업계에서 타 인의 상품과 식별하기 위해 사용하는 표지이므로 동일하거나 유사한 상표가 공존하게 되면 상표 사용자와 수요자들 모두에게 출처에 관한 혼선이 발생하고, 시장 거래 질서는 무너지게 된다. 따라서 상표를 선택할 때에는 원하는 이름을 선택한 후 그것에 대해서 상표등록을 받을 수 있는지를 살펴보고, 누군가 먼저 등록을 받았다면 바로 포기하기 보다는 그 등록에 대한 취소사유 가 없는지를 살펴볼 필요가 있다.

불사용취소심판은 그 등록의 취소를 구하는 자, 즉 청구인이 아닌 상표권자가 등록상표의 사용을 입증해야 하기 때문에 청구 인에게는 입증의 책임이 없다. 다만, 상표권자가 사용자료를 제 출할 경우에 청구인은 ‘제출된 자료에 조작된 부분은 없는지, 등 록상표가 동일성 범위 내에서 사용된 것인지, 등록상표가 취소심판을 구하는 지정상품에 대해서 사용된 것인지, 청구일 이후 에 사용된 자료는 아닌지’ 등에 대해서 면밀하게 다퉈야 할 것 이다.

상황에 따라 다른 불사용취소심판 접근법

만약 여러분이 아직 상표를 사용하기 전이고, 준비만 하고 있는 상태라면 불사용취소심판에 대해서 가볍게 생각하기 바란다. 선등록상표의 권리자가 사용자료를 제출하지 않으면 그 등록이 취소될 것이므로 여러분은 그 상표를 출원해 등록 받으면 되고, 반대로 사용자료를 제출했고, 그 자료의 내용이 요건에 맞춰 제출됐다면 다른 상표로 바꾸면 된다.

그러나 이미 여러분이 상표를 사용하고 있는 상태에서 그 상표와 동일, 유사한 상표가 이미 등록돼 있다면 그 선등록 상표에 대한 불사용취소심판을 청구는 신중하게 접근하는 것 이 필요하다. 만약 선등록상표의 권리자가 그 등록상표를 사용하고 있다면, 오히려 여러분에게 상표권 침해를 주장할 수도 있기 때문이다.

해외에서도 불사용취소심판제도 적극 활용

불사용취소심판청구 제도는 중국, 일본, 미국, 유럽, 베트남 등 대부분의 나라에서 이러한 제도를 규정하고 있다.

중국, 일본, 미국은 우리나라와 마찬가지로 취소심판청구일로부터 3년 이내 사용하고 있지 않을 경우 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있으며, 유럽과 베트남은 취소심판청구일로부터 5년 이내 사용하고 있지 않을 경우 취소심판을 청구할 수 있다. 대부분의 국가에서는 이러한 불사용취소심판에 있어서 상표권자가 등록상표의 사용을 입증하도록 하고 있으나, 베트남에서 는 취소심판을 구하는 청구인이 베트남 내 조사기관을 이용해 공식적으로 등록상표가 사용되지 않았다는 확인절차를 받은 후 취소심판을 청구할 수 있도록 정하고 있다.

따라서 국내 뿐 아니라 해외에서도 출원상표의 등록에 장애가 되는 타인의 선등록상표가 확인된 경우 바로 그 등록을 포기하 기 보다는 불사용취소심판제도를 적극적으로 이용해 상표 등록 을 받는 것을 고려해 보기 바란다.