벌집 아이스크림 업계의 선두주자인 소프트리는 후발 경쟁업체인 밀크카우에게 어떠한 법적 조치를 취할 수 있을까? 

산업재산권(industrial property right)은 산업적으로 이용 가치가 있는 인간의 지적 산물에 대한 소유권을 말하는데, 전통적으로 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권으로 구성되며 각각 인간의 산업적인 지적 산물인 발명, 고안, 상표, 그리고 디자인을 보호한다. 산업이 발전하면 기존에는 존재하지 않았던 지적 산물이 반드시 생겨나기 마련인데, 이러한 새로운 개념의 지적 산물은 법적으로 보호받을 필요성과 가치가 있음에도 불구하고 전통적인 산업재산권 분류체계에 부합하지 않는다는 이유로 충분히 보호받지 못하는 경우가 있다. 

여기서 말하는 새로운 개념의 지적 산물 중 하나가 바로 트레이드 드레스(Trade Dress)다.

트레이드 드레스는 ‘특정인의 상품을 타인의 상품과 구별하게 해주는 총체적인 상품의 이미지 또는 종합적인 외형(Total Image and Overall Appearance)’으로 정의된다. 상품의 크기, 모양, 소재나 질감과 같은 외적 요소는 물론이고, 매장 인테리어 콘셉트, 상표의 위치, 특정한 판매기법과 같은 무형적 요소 등을 포함하는 개념이기 때문에 상품의 출처를 구분 지을 수 있도록 하는 것이라면 무엇이든지 트레이드 드레스에 해당할 수 있다. 소프트리 사례에서는 소프트아이스크림 위에 벌집을 올린 아이스크림 제품의 외형이나 매장 내부의 인테리어 콘셉트 자체도 일종의 트레이드 드레스에 해당한다고 볼 수 있다. 

트레이드 드레스는 미국의 판례법에 의해서 정립돼 온 개념으로서 전통적인 의미의 산업재산권에 포함된다고 보기는 어렵기 때문에 우리나라에서는 이를 직접적으로 규정해 보호하고 있지는 않다. 그러나 트레이드 드레스가 고도로 복잡해진 현대 산업사회의 경쟁우위를 차지하기 위한 중요 요소로 대두되면서 그 소유권을 인정해 타인의 무단 도용을 제재할 필요성이 높아지고 있기 때문에, 우리나라에서도 상표법이나 디자인보호법 등의 개별 법령을 통해서 트레이드 드레스를 간접적으로 보호하고 있다.

상표법
우리나라 상표법에서는 입체적 형상이나, 색채, 소리 등과 같은 비시각적 요소들도 상표로 인정해 보호하고 있기 때문에 트레이드 드레스도 넓은 의미의 상표의 개념에 포함될 수 있다. 나아가 트레이드 드레스는 전형적인 상표와 같이 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 때문에 상표법 영역에서의 보호를 고려해 볼 수 있는 경우가 많다. 

특히, 올해 2월 1일부터 시행되는 상표심사기준에서는 상표 출원서에 건물 내·외관을 실선(보호받고자 하는 부분)과 점선(보호에서 제외되는 부분)으로 표현할 수 있도록 해 영업장소의 전체적인 외관(Exterior)이 상표로서 보호될 수 있는 토대를 마련했고, 입체상표, 위치상표, 색채상표, 소리상표와 관련된 심사요건을 완화 또는 정비해 비시각적 요소를 상표로 보호받고자 하는 출원인의 편의를 개선했으므로 트레이드 드레스를 상표로 보호받을 수 있는 가능성도 더욱 증대될 것으로 기대된다.

소프트리 사례에서는 벌집 아이스크림이나 벌집 인테리어와 같은 입체적 형상을 상표로 등록 받는 방식으로 외형적 요소와 관련된 트레이드 드레스의 보호를 고려해 볼 수 있을 것이다.

디자인보호법
상품의 외관으로서의 트레이드 드레스는 상품의 출처를 표시하는 기능 외에도 산업디자인적 기능을 발휘할 수 있기 때문에 디자인권으로 등록 받아 보호받을 수 있으며, 디자인보호법은 상표법과 제도의 취지 및 보호법익을 달리하기 때문에 보호요건만 갖춘다면 트레이드 드레스를 디자인보호법과 상표법에 의해 중복적 보호받을 수도 있다.

소프트리 사례에서도 벌집 아이스크림이나 벌집 인테리어와 같은 물품의 디자인에 대해서는 디자인권 등록을 고려해 볼 수 있다. 다만, 사례와 같이 트레이드 드레스를 디자인보호법으로 보호받고자 할 때는 부분디자인 제도를 반드시 고려하는 것이 좋다. 

부분디자인은 ‘가위의 손잡이’나 ‘주전자의 주둥이’ 등과 같이 물품의 본체에서 분리해 떼어낼 수는 없는 일부분으로서 독립해 거래의 대상이 될 수 없는 부분에 관한 디자인을 말한다. 원래 디자인보호법상 독립해 거래의 목적이 될 수 없는 물품의 일부분에 대해서는 등록이 허용되지 않지만, 산업재산권의 보호대상을 확대해 가고 있는 국제적 추세에 부응하기 위해 우리나라에서도 2001년부터 부분디자인 제도가 도입됐다.

소프트리의 벌집 아이스크림 디자인은 종래의 아이스크림에 꿀 함유 벌집이 토핑된 것을 특징으로 한다. 따라서 중요한 것은 콘 위에 담긴 소프트아이스크림과 벌집 토핑이다. 이러한 경우에는 소프트아이스크림 부분과 벌집 토핑 부분만을 실선(권리범위에 포함)으로 표시하고 그 아래 콘 부분은 점선(권리범위에서 제외)으로 표시하는 방식으로 부분디자인 등록을 받을 수 있다. 이렇게 부분디자인으로 등록을 받아두면 만약 타인이 콘 부분만을 바꿔 벌집 아이스크림을 판매하는 경우에도 디자인권의 침해가 인정될 가능성이 높다.
 

부정경쟁방지법
우리나라 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법)에서는 상품주체 및 영업주체 혼동행위와 상품형태 모방행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있기 때문에 트레이드 드레스가 상품표지 또는 영업표지에 해당하고 타인이 이와 혼동가능성이 있는 표지를 사용한 경우 또는 타인이 특정한 상품의 형태를 모방한 경우에도 부정경쟁방지법상 보호가 가능하다.

또한, 2014년 개정 부정경쟁방지법은 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 무단으로 사용해 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위(이하, 성과모용행위)를 부정경쟁행위로 규정하고 있기 때문에, 트레이드 드레스가 상품표지 또는 영업표지에 해당하지 않거나 상품형태 모방행위에 해당하지 않는 경우에도 타인이 트레이드 드레스를 무단으로 도용한다면 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당할 수 있다.

판례 또한 새로운 기술과 같은 기술적인 성과 이외에도 특정 영업을 구성하는 영업소 건물의 형태와 외관, 내부 디자인, 장식, 표지판 등 영업의 종합적 이미지의 경우 그 개별 요소들이 디자인보호법, 상표법 등 지식재산권 관련 법률의 개별 규정에 의해서는 보호받지 못한다고 하더라도, 그 개별 요소들의 전체 혹은 결합된 이미지는 해당 사업자의 상당한 노력과 투자에 의해 구축된 성과물에 해당한다고 볼 수 있으므로 경쟁자가 이를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위해 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위는 부정경쟁방지법상 성과 모용행위에 해당할 수 있다고 판시한 바 있다(대법원 2016다229058 판결).

소프트리 사례에서도 부정경쟁방지법상 상품주체 및 영업주체 혼동행위, 상품형태 모방행위 및 성과모용행위에 해당함을 근거로 부정경쟁행위금지청구 및 손해배상청구 등의 조치를 고려해 볼 수 있다.  

실제 사건에서는 상품형태 모방행위와 성과모용행위가 문제됐는데, 1심에서는 상품형태 모방행위와 성과 모용행위가 모두 인정됐으나 대법원에서는 소프트리의 제품이 공산품이 아니라 즉석제조식품에 해당하므로 제품의 형태가 제품별로 차이가 날 가능성이 높고 벌집 토핑이 놓이는 위치도 다양해 일정한 형태로 정형화돼 판매되고 있지 않는다는 등의 이유로 상품형태 모방행위가 인정되지는 않았다(대법원 2015다240454 판결). 다만 1심에서 패소한 밀크카우 측은 1심 판결 이후 메뉴판의 아이스크림 모양이나 색채 등을 변경했으며, 기존에 아이스크림 콘을 여러 방향으로 차례로 쌓아 올려 다양한 방향으로 휘어지게 보이도록 하는 아이스크림 콘 진열 형태를 없애고 벌집채꿀 역시 나무재질의 직육면체 상자에 담아 진열하는 등 매장 인테리어의 구체적인 모습을 소프트리의 그것과 다르게 변경했는데, 항소심(2심) 단계에서 소프트리 매장의 트레이드 드레스인 외부 간판이나 메뉴판, 콘의 진열형태 등의 모방행위(=성과모용행위)가 인정된 부분에 대해서는 항소를 취하했다. 항소가 취하됐으므로 법원의 최종 판단은 없었으나 성과모용행위와 관련해서는 소프트리 측도 소기의 목적을 달성했다고 볼 수 있다.

지금까지 살펴본 바와 같이 최근 산업사회에서 중요한 IP 자산으로 부상하고 있는 트레이드 드레스는 상표법과 디자인보호법 그리고 부정경쟁방지법과 같은 산업재산권법과 그 인접 법률을 중심으로 보호되고 있으며, 본 기고문에서 소개하지는 않았지만 특허법과 저작권 등과 같이 기타 법률에서 규정하고 있는 요건을 만족하는 경우에는 해당 법률에 의한 보호도 가능할 수 있다. 따라서 트레이드 드레스를 적절히 보호받기 위해서는 개별 법령의 입법목적과 보호법익, 보호요건 및 보호범위 등에 대한 정확한 이해가 선행돼야 할 것이다.