[최지욱의 Brand & IP Law] 등록상표도 사용하지 않으면 취소될 수 있다!

지정서비스업: 서양음식점업, 레스토랑업 등

P사는 레스토랑 사업을 위해 특허청에 문자상표 ‘그릴리아’를 출원, 2009년경 등록을 마쳤다.

그리고 2012년 12월경 ‘LAGRILLIA(라그릴리아)’라는 이름의 서양음식점을 서울특별시 종로구와 서초구에 오픈해 성황리에 운영하고 있었다.

그런데 경쟁사인 E사가 특허심판원에 ‘P사의 등록상표는 등록 이후 장기간 사용되지 않았다’는 이유로 2014년경 취소심판을 청구했고, 심리 결과 P사의 상표는 그 등록이 취소됐다. 특허심판원이 E사의 손을 들어준 것이다.

많은 비용과 시간을 투자해 등록 받은 상표일지라도 국내에서 장기간(3년 이상) 사용하지 않으면 경쟁업자의 청구에 의해 등록이 취소될 수 있다. 나아가 위 LAGRILLIA(라그릴리아) 사례에서와 같이 실제로 사용한다 하더라도 제대로 사용하지 못하는 경우에도 그 상표등록이 취소될 수 있다.

우리나라 상표법에서는 장기간 사용되고 있지 않은 등록상표(실무상 ‘불사용 상표’라 한다)를 정리하고 실제 사용의 필요성이 있는 타인이 상표를 사용할 수 있도록 하는 ‘불사용취소심판’ 제도를 두고 있기 때문이다.

그렇다면 과연 상표권자의 입장에서 나의 등록상표가 불사용으로 인해 취소되지 않기 위해 주의해야할 사항에는 어떤 것들이 있는지 살펴보도록 하겠다.

등록상표는 변형하지 않고 사용해야

A 등록상표
A’ 등록상표와 거래사회 통념상 동일하게 볼 수 있는 상표
B 등록상표와 동일하진 않으나 유사한 상표

불사용취소심판에서 말하는 ‘등록상표’에는 등록상표 그 자체(A)와 등록상표와 물리적으로 동일하지는 않으나 거래사회의 통념상 동일한 상표(A’), 즉 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형해 사용하는 경우가 포함된다. 그러나 등록상표와 유사한 상표(B)는 포함되지 않는다.

LAGRILLIA(라그릴리아) 사례에서 P사의 등록상표가 취소된 것도 특허심판원이 등록상표와 실사용상표가 거래사회의 통념상 동일한 상표에 해당하지 않는다고 판단했기 때문이다. 즉, 해당 사례에서 특허심판원은 P사가 실제로 사용한 상표와 등록상표는 동일성이 인정되지 않는다고 판단했다(2014당188).

그렇기 때문에 가장 올바른 상표 사용 방법은 등록상표 그 자체를 변형 없이 그대로 사용하는 것이다. 그러나 사업을 하다 보면 상품의 특성이나 시대의 변화에 따라 상표를 변형해서 사용해야할 필요성이 반드시 생기기 마련이다. 그리고 상표를 변형하는 것에는 구성요소의 직접적인 변형 이외에도 등록상표의 구성요소 중 일부만을 사용하는 경우, 등록상표에 추가적인 구성요소를 결합해 사용하는 경우 등 여러가지 경우가 포함될 수 있다.

그럼 변형된 상표가 등록상표와 거래사회 통념상 동일한 상표에 해당하는지 아닌지는 어떻게 판단할까? 비슷한 사례들에서 법원이 설시들을 종합해보면 등록상표와 실사용상표의 동일성 여부는 양 상표의 외관, 호칭(발음), 관념, 상표로서의 ‘동일성과 독립성’ 유지 여부 등 고려해 개별적으로 판단되는 것으로 이해할 수 있다.

예컨대, 특허법원이 2011년 선고한 2011허224 판결에서는 LAGRILLIA(라그릴리아) 사례와 달리 스타우드 호텔 & 리조트의 등록상표와 실사용상표는 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 범위 내에 있다고 판단했다.

만약 변형된 상표가 유사한 상표(B)에 해당하거나 그 범위를 넘어서 완전히 비유사한 새로운 상표라고 판단되는 경우에는 그 변형된 상표를 새롭게 출원 및 등록 받아 사용하는 것이 바람직하다.

지정상품(또는 지정서비스업)에 대해서 사용해야
상표 출원서에는 반드시 등록상표를 사용하고자 하는 대상 ‘상품(또는 서비스업)’을 특정해야 하며, 등록상표의 독점·배타권은 그 등록상표의 등록원부에 기재된 대상 상품(또는 서비스업)에 대해서만 인정된다. 실무에서는 이를 ‘지정상품(또는 지정서비스업)’이라고 부른다. 예컨대, 내 상표를 ‘호텔’에 사용하고자 한다면 ‘호텔서비스업’을, ‘카페’에 사용하고자 한다면 ‘카페서비스업’을 지정하는 식이다.

등록상표의 불사용 취소를 면하기 위해서는 등록상표(거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형해 사용하는 경우 포함)를 등록원부에 기재된 지정상품(또는 지정서비스업)에 대해 사용해야 한다. 예컨대, ‘홍길동’이라는 상표를 ‘호텔서비스업, 카페서비스업’을 지정서비스업으로 해 등록 받은 후 전혀 연관이 없는 ‘의류소매업’에 사용해 왔다면 경쟁업자의 불사용취소심판 청구에 의해 등록상표가 취소될 수 있는 것이다.

만약 사업범위가 변경되거나 사업을 확장해 새로운 상품 또는 서비스업에 대해 상표를 사용하고자 하는 경우에는 새로운 상표출원 및 등록이 필요하다. 이 경우에는 완전히 별개의 신규출원을 통해 새로운 등록번호가 부여된 상표권을 확보하는 방법도 있으나 ‘지정상품추가등록출원’ 제도를 통해 동일한 등록번호 내에서 지정상품을 추가하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

제3자가 상표를 사용하는 경우
사용계약서를 작성하고 특허청에 사용권 등록해야
오늘날 거래계에서는 상표권자가 직접 상표를 사용하지 않고 타인에게 상표를 사용할 권리(사용권 또는 라이선스)를 부여하고 그 사용권자만이 상표를 사용하는 경우도 많은데, 상표법 규정상 상표권자는 전혀 등록상표를 사용하지 않았다고 하더라도 사용권자가 등록상표를 사용해 왔다면 등록상표의 취소를 면할 수 있다.

이와 같이 상표권자와 실제 사용자가 다른 경우, 명문의 사용권허락계약(또는 라이선스 계약)이 있는 경우에는 특별히 문제가 되지 않지만, 명문 계약이 없이 묵시적 또는 암묵적인 사용허락을 전제로 등록상표를 등록원부상의 상표권자가 아닌 제3자가 사용해 왔다면 정당한 사용권자인지 여부와는 별개로 심판 또는 소송 과정에서 이를 입증하는데 어려움이 있을 수 있다.

그러므로 제3자를 통해 등록상표를 사용하는 경우에는 그 제3자가 정당한 사용권자임을 입증할 수 있도록 명시적인 상표권사용허락계약을 체결하는 것이 바람직하며, 가능하다면 특허청에 상표사용권을 정식으로 등록한 후 사용하도록 하는 것이 좋다.

증거자료는 공격 받기 전에 미리 확보해 둬야
경쟁업자에 의해 불사용취소심판이 청구된 경우에는 청구인이 등록상표의 사용이 없었음을 입증하는 것이 아니라, 피청구인인 상표권자가 자신의 등록상표가 그 심판청구일 전 계속해 3년 이상 국내에서 사용되고 있었음을 입증해야 한다. 상표의 사용사실이 없었음을 입증하는 것은 사실상 불가능한 반면 상표권자는 그 등록상표의 사용사실 여부를 당연히 잘 알고 있을 것이기 때문이다.

즉, 불사용취소심판이 청구되면 상표권자는 자신이 등록상표와 실사용상표의 동일 여부, 등록상표가 지정상품 또는 지정서비스업에 대해 사용됐는지 여부, 정당한 사용권자에 의한 사용여부, 사용시기(심판청구일 전 3년 이내의 사용인지 여부), 사용장소(국내에서의 사용인지 여부) 등을 직접 입증해야 한다.

실제로 등록상표를 사용해 왔음에도 불구하고 이를 입증할 증거자료가 없어서 등록상표가 취소되는 것보다 억울한 일은 없을 것이다. 따라서 이러한 불상사를 대비해 상표를 사용할 때에는 상품이나 서비스업에 제공되는 물품(예컨대, 레스토랑에서 ‘냅킨’ 등)에 등록상표를 표시하거나 광고, 거래한 사실 등과 사용시기, 사용장소 등을 객관적으로 확인할 수 있는 증거자료(거래명세서, 라이선스계약서, 카탈로그, 사용설명서, 매장사진, 언론보도자료 등)를 미리 확보해둬야 한다.

특허심판원이 공개한 자료에 따르면, 국내 불사용취소심판 청구 건수는 2014년 1449건, 2015년 1903건, 2016년 2122건, 2017년 2124건, 2018년 2523건으로 해마다 증가하고 있는 추세라고 한다. 따라서 나의 상표를 제대로 보호받기 위해서는 신속한 출원을 통해 등록 받은 이후에도 올바른 사용과 적절한 사후관리를 통해 등록상표가 취소되지 않도록 주의해야 한다.