서울 대학로에서 레스토랑을 운영하는 A씨는 최근 한 통의 경고장을 받았다. 내용은 A씨의 레스토랑 상호가 자신의 등록상표와 유사하니 간판을 내리던지 사용료를 내라는 경고와 함께 불응시 민·형사상 책임을 묻겠다는 내용증명이었다. A씨는 적법하게 상호등기를 하고 영업을 하고 있었는데 상표침해라니 억울하다는 입장. 과연 이런 일이 발생할 수 있는 것인가?

결론부터 말하면, A씨가 비록 상호를 등기했다 하더라도 상표침해가 될 수 있으므로 사전에 주의가 필요하다. 태생적으로 상표와 상호는 별개의 권리로서 그 발생과 효력에 있어서도 저촉관계 등에 대한 고려 없이 별개로 존재하고 향유되는 권리이므로 서로 영향을 받지 않는 것이 원칙이다. 그러나 상호와 상표의 저촉문제는 언제든지 발생할 수 있어 주의가 요망된다.

상호와 상표의 정의
NIKE는 상호인가, 상표인가? 요즘 새로 나온 맥주 Terra는 상표인가? 그렇다면 HITE는? 아마 상호라고 하는 사람도 있고 상표라고 하는 사람도 있을 것이다. 이처럼 보통 상호와 상표를 잘 구분하지 못하고, 이들의 사용과 관련한 법적인 차이도 잘 모르는 사람이 많다.

상호(Trade Name)는 상인 또는 사업자(법인 등)가 자신의 영업임을 나타내기 위해서 사용하는 명칭으로서 인적표지로서의 특징을 갖고, 아울러 자신의 상행위의 동일성을 표시하기 위한 표지다. 반면, 상표는 자신이 생산 판매 또는 제공하는 상품과 서비스의 출처를 다른 사람의 그것과 식별하기 위해서 사용하는 자타 상품의 식별표지로서, 소비자 출처의 오인혼동을 막고, 영업상 자신이 생산 제공하는 상품과 서비스에 축적된 신용(Goodwill)을 보호하기 위한 것이 상표권 보호의 주목적이다.

따라서 통상 상호는 영업상 자신을 표시하기 위한 명칭이므로 반드시 문자로 표시되며 호칭될 수 있어야 한다. 반면, 상표는 자신과 다른 사람의 상품과 서비스를 식별할 수만 있다면 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합의 형태로 이뤄진 전통적인 상표 외에도 최근에는 색채 자체, 소리 자체, 입체적 형상 자체만으로도 상표로서 보호되고 등록되기도 한다.

상표와 상호의 권리 발생과 차이
기본적으로 상표보호에 있어서 등록주의를 채택하고 있는 우리나라에서는 상표권은 일정한 요건을 갖춰서 특허청에 출원한 후 소정의 심사를 거처 등록돼야 등록상표로서의 권리가 발생한다. 다만, 등록되지 않은 상표라도 예외적으로 유명상표(Well-Known Trademark) 등의 경우에는 상표법과는 별도로 부정경쟁방지법에 의해서 보호된다. 상표가 특허청에 적법하게 등록된 경우에는 전국적인 범위에서 지정상품에 대해서 해당 상표를 사용할 수 있는 독점 배타적인 권리가 발생한다. 상표법은 다음의 행위를 타인의 상표권을 침해한 행위로 규정해서 민사상 손해배상청구, 침해금지청구가 가능한 이외에 상표권 침해죄로 형사상 책임을 묻고 있다. 상표권의 존속기간은 10년이고 계속 갱신이 가능하다.

상호는 등기 여부와 관계 없이 사용에 의해서 권리가 발생하나(법인의 경우는 법인 설립 등기 후 당연히 상호 등기를 해야 하지만, 개인 사업자의 경우 등기가 의무는 아니다), 등기를 할 경우에는 상호전용권 행사가 용이하다. 상법 제23조 제1항은 “누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다”라고 규정하고 있다. 이어, 동조 제2항은 “(1항의 규정에 위배되는 상호의 사용으로 인해) 손해를 받을 염려가 있는 자 또는 그 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다”고 규정하고 있어서, 상호등기를 하지 않은 경우에는 타인이 부정한 목적으로 자신의 상호를 사용하고 있음을 입증해야 하나, 상호등기를 한 경우에는 동업 제4항에서 “…타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다”고 규정하고 있는 바와 같이 입증책임이 전환돼 권리행사가 용이해진다. 또한 상호등기가 돼있는 경우, 관할 등기소 내에서 동일 영업에 동일 상호등기가 불가능하기 때문에 타인이 동일한 상호를 등기하는 것을 배제할 수 있는 사전등기배제권도 발생한다.

이처럼 상호와 상표는 태생적으로 전혀 별개의 제도이고 권리의 발생, 효력 등에 있어서도 서로 영향을 주고받지 않는 것이 원칙이다. 그러나 상호와 상표는 거래 관계에서 사용의 태양이 서로 유사할 수 있고, 상호를 오랜 기간 사용한 결과 소비자들 사이에서 사실상 특정 상품 또는 서비스의 출처표시로서 신용이 축적돼 온 경우, 또는 상호로서의 지역적 한계를 극복하고 한 국가 전체에서 독점 배타적인 권리를 향유하기 위해서 상호를 상표로 등록하는 경우도 흔히 볼 수 있다. 반면에 개별 상품의 출처 표시인 특정 제품의 상표로서 획득한 소비자의 신용을 극대화하기 위해서 상표를 회사명(상호)으로 바꾸는 경우도 흔히 볼 수 있다. 하이트 맥주의 인기에 편승해 조선맥주㈜를 하이트맥주㈜로, 한국나이론㈜를 ㈜코오롱으로 롯데공업을 ㈜농심으로 사명을 바꾼 것이 대표적인 사례다. 탄생 자체는 별개의 권리로 서로 다른 목적으로 출발했으나, 상표의 상호화, 상호의 상표화, 특히 오늘날 기업이미지 통일화 전략(Corporate Identity, CI)으로 인해 실제 시장에서 권리의 저촉, 충돌이 빈번하게 일어나고 있어 주의가 요망된다. 특히 레스토랑, 음식점, 호텔 등 서비스업의 경우에는 흔히 상호와 상표가 동일한 경우가 빈번해서 충돌이 종종 발생하고 권리분쟁이 잦다.

상호와 상표의 충돌과 저촉관계 조정 방안
상호와 상표는 전술한 바와 같이 태생적으로는 전혀 별개의 권리고 각각 다른 법의 적용을 받기 때문에 각각의 법에 따라 상호(相互) 공존이 가능하나, 상호의 상표화, 상표의 상호화 경향과 서비스표의 등장 등과 함께 흔히 양 권리가 충돌하고 분쟁이 발생할 수 있다. 제한적으로 충돌의 사전 방지, 저촉관계의 조정과 분쟁의 해결을 위한 법적 장치들을 두고 있으나 충분하지 않아 상표, 상호의 선택과 사용에 주의가 요망된다.

- 사전에 충돌을 회피할 수 있는 방법
전술한 바와 같이, 상호의 선택과 사용에 있어서, 자신의 상호를 등기 없이 영업표지로서 먼저 사용할 경우는 물론이고 관할 등기소에 상호등기하는 방법으로도 타인의 상표와의 저촉, 침해문제에 대해서 사전에 회피하는 것은 사실상 불가능하다. 상호등기는 시, 군 지역 내에서 타인의 동종 영업에서의 동일한 상호가 존재하는지만 확인될 뿐이다. 따라서 같은 관할구역 내에서 동일한 상호가 선 등기된 것이 없다면 상호등기에는 어려움이 없다. 반면, 상표권은 전국 단위에서 독점 배타적인 효력을 가지고, 동일한 상표뿐만 아니라 유사한 상표에까지 권리가 미치기 때문에 상호권보다 상표권이 전국적이고 포괄적인 권리다. 따라서 상호등기 사실만으로 상표권과의 저촉을 사전예방하거나 사후에 상호등기 사실로 상표권에 대항할 수 없다. 그러므로 사전에 상표권과의 저촉을 회피하고 사후에 상표권 분쟁가능성을 완전히 회피하기 위한 가장 확실한 방법은 자신이 사용할 상호 또는 현재 사용하고 있는 상호를 상표등록하는 것이다.

상표등록 과정을 통해 자신의 상호가 타인의 상표권을 침해하고 있는지 또는 앞으로 침해할 가능성이 있는지 확인할 수 있고 사전에 상표권과의 저촉여부 확인이 가능해서 사전 또는 사후 상표권과의 분쟁위험 회피가 가능하다. 타인의 상표를 침해하고 있다면 상표등록이 안 될 것이고 만약 상표로 등록됐다면 타인의 상표권을 침해한 것이 아니므로 안심하고 상호를 상표로서 사용할 수 있게 되는 것이다. 이런 메커니즘이 상호등기에는 없으므로 반드시 상표등록을 하는 것이 좋다. 반면 상표등록을 하지 않고 상호만 등기한 후 영업활동을 하고 있는 경우에는 타인의 등록상표를 사용하고 있을 가능성과 등록 안 된 타인의 유명상표를 사용하고 있을 가능성이 있어 영업활동이 타인의 상표권과의 잠재적 분쟁위험성에 상시 노출돼 있는 상황이 되고 만다. 이런 불안정한 상황이 해소되지 않고는 정상적인 영업활동의 영위와 사업의 원만한 성장이 어렵다.

- 사후에 상표권과의 저촉관계 해소방법(상표권의 효력제한)
상호가 일견 타인의 상표권을 침해한 것처럼 보이더라도 상표권이 사후적으로 미치지 않는 예외적인 경우가 있어서 여기에 해당함을 주장해서 상표권과의 저촉문제를 해소할 수도 있으나 매우 제한적이다.

상표법은 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)에서 “1. 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호…을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표”에는 상표권이 미치지 않는다라고 한다. 상호는 인적표지로서 영업의 동일성을 표시하기 위한 것이므로 상거래 관행에 따라 이러한 목적만을 위해서 필요한 범위 내에서 사용하는 한 상표권의 효력이 미치지 않도록 한 것이다.

법에 따른 예외를 인정받기 위해서는 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 태양으로 사용해야 하는데, 판례는 일반인의 주의를 끌만한 서체나 도안을 사용하는 경우에는 예외를 인정하지 않고 있다. 통상 상호라고 하더라도 소비자의 주의를 끌기 위해 색채를 입히거나 도안화해서 사용하는 경우가 대부분이므로 예외를 인정받아 상표침해를 모면해서 계속 상호를 사용하게 되는 경우는 그간의 판례에 비춰 볼 때 매우 어렵다고 하겠다.

또한 여기에 해당하는지 여부는 개별적으로 분쟁의 결과 재판을 통해서 최종적으로 결정되므로 설사 재판결과 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 인정받는다고 해도 재판을 거쳐야 하므로 많은 시간과 비용이 소요되고 그 기간 동안 정상적인 영업이 불가능하게 돼 많은 경우 상표권자와 사용료 등의 형태로 합의하게 된다. 이처럼 상호와 상표는 전혀 별개의 제도지만, 최근의 상거래에서 빈번히 충돌할 가능성이 있으므로 이에 대한 대비가 필요하고, 가장 확실하면서 비용을 줄일 수 있는 방법은 상표를 출원해서 등록 받는 방법이다. 상표출원에 따른 특허청에서의 심사기간 동안 타인의 상표권을 침해할 우려가 있는지 알 수 있고, 상표등록 후에는 타인의 상표에 대한 침해 염려 없이 안심하고 영업행위를 할 수 있다.

이준석

특허법인 위더피플 대표변리사