최근 인기를 끌고 있는 펭수의 상표권을 펭TV를 제작한 EBS가 아닌 일반인이 미리 등록하면서 더 이상 펭수를 볼 수 없는 것이 아니냐며 사회적 이슈가 되며 상표권의 중요성이 조명되고 있다. 호텔과 외식분야의 상표 등록이 늘어나고 있지만 아직도 상표에 대한 인지가 낮는 상황. 이에 리인터내셔널 특허법률사무소는 고객에게 최적의 솔루션을 제안하며 국내 최고 특허법률사무소로 공고히 하고 있다.

상표 관련 이야기를 하자니 최근 펭수 상표권에 대해 문제가 된 것이 우선 떠오른다. 이러한 경우가 많나?

이미정 우리나라와 중국에 특히 많은 편이다. 사실 같은 아시아권이라고 해도 일본은 저작권 개념이 선진화돼 있다 보니 모방상표 문제가 크지 않다. 남의 상표와 유사한 또는 유명상표와 비슷한 상표를 선점하겠다 또는 사용하겠다는 생각을 하지 않고 자기만의 독자적인 상표를 가지려고 한다. 일본은 18세기부터 내려온 상표가 많아 오리지널리티를 다수 보유하고 있다. 반면 우리나라는 70년대 산업화를 거치면서 그 당시 주로 주문자상표부착(OEM) 상품을 만드는 것에서 시작해 남의 상표를 붙이면서 해외 유명상표를 먼저 접하고 이를 미리 출원, 선점해 사용하고 그러다 해외의 원 상표권자의 요청으로 분쟁이 나기도 했다. 하지만 워낙 오래 국내에 사용되다 보니 오히려 원 상표권자가 한국 판매업자에게 상표를 뺏기는 경우가 발생하기도 했다. 법이 미비해 허점을 노리고 모방상표를 출원해 등록하는 경우들이 있어 법을 계속해서 바꾸고 있다. 펭수의 경우도 그런 경우로 특허청 내부에서도 큰 문제가 됐다. 

호텔, 외식업 분야에서도 분쟁의 경우가 있나?

이미정 상표는 속지주의라고 해서 반드시 그 나라에 상표등록을 가지고 있어야 상표권을 행사할 수 있다. 우리 고객사 중에 하얏트가 있는데 하얏트는 이미 등록을 해놨기 떄문에 지방이나 다른 분야에서 하얏트 상표를 사용하고 있는 곳이 발견되면 경고장을 보내 간판을 내리게 한다. 롯데도 고객사인데 최근 로고를 바꾸면서 141개국에 전류 출원을 했다. 하지만 한국에 직접 진출하지 않을 거라 상표 등록을 해놓지 않은 외국의 상표가 있다면 국내 상표를 먼저 등록한 사람이 상표권자가 될 수 있다.

대법원 판례를 하나 소개하면 우리 고객사 중 해외 유명 패션브랜드인 ‘ZARA(자라)'가 있는데, 제주 애월읍에 ‘더 자라’라고 하는 무인텔이 전국에 추가 출점한 사례를 발견, 출원을 해 등록해 사용하고 있었다. ‘More Sleep’이라는 의미의 더 자라를 상표로 호텔업에 만들어 사용했는데 우리 고객사는 이미지를 위해 무인텔에 사용되기를 원치 않았다. 그래서 2012년부터 분쟁을 진행해왔는데 ZARA가 패션브랜드다보니 의류와 관련이 없는 호텔업에 사용 되고 있어 계속 재판에서 지다가 2018년 대법원에서 최종적으로 승소했다. 패션브랜드로 유명한 상표가 호텔업까지 주지저명성 인정되느냐, 자라는 호텔과 식별력이 없는 것 아니냐는 법리적 다툼이 오랫동안 진행됐던 것이다.

김수경 아웃백 스테이크의 ‘아웃백’을 지방의 한 무인모텔업에 사용한 경우도 있었다. 아웃백 이름은 물론 로고 디자인을 여자의 나체로 변형해 멀리서 보면 아웃백 로고와 비슷해보여 오인의 소지가 충분히 있었다. 이를 아웃백 스테이크에서 발견해 상표권 침해 및 부정경쟁행위를 주장했다. 하지만 호텔과 외식은 업종이 엄연히 달라 상표권 침해는 안됐는데 아웃백 스테이크 로고를 우리나라 사람들이 다 알고 있고 가족친화적 레스토랑인데 무인모첼업에 쓰는 것은 나쁜 의도라 판단돼 부정경쟁행위라는 판례가 있어 업계에 화제가 된 바 있다.

상표 등록의 의미는 무엇인가?

이미정 법원이나 특허청이나 공통적으로 상표를 보호하는 이유는 상표의 신용을 보호해주기 위해서다. 상표를 많이 사용해서 쌓인 신뢰는 곧 소비자의 신뢰이기 때문이다. 상표를 만든 사람을 보호하는 것은 결과론 적인 것이고 이것보다 법 자체는 상표에 쌓여있는 소비자의 신뢰를 보호하는 것이다. 아웃백 스테이크의 경우에서 보더라도 소비자의 신뢰가 호텔업에 쓰였을 때 얼마나 훼손됐는 지를 판단하는 것이다.

그렇다면 상표 등록이 중요한 이유는 무엇인가?

이미정 오래된 상표는 그 가치를 따질 수 없다. 코카콜라, 삼성, 애플 등은 상표가 곧 기업 자체를 의미한다. 따라서 우리나라 공정위에서 상표권 관련 로열티 지급 문제와 관련해 이슈가 많다. 호텔, 외식 분야의 상표의 가치는 결국 업장 자체를 의미하게 된다. 따라서 남의 상표를 모방하고 옆집이 잘된다고 그 상표를 따라하기 보다는 자기사업을 하면 자신이 개발한 상표를 사용해야한다는 의식이 있어야 하며 애착을 가져야 할 것이다.

우리나라의 상표출원률은 어떻게 되나?

이미정 국내 상표 출원건은 1년에 20만 건 정도로 인구 대비 매우 높은 편이다. 특히 자영업의 출원 비율이 높은데 자영업자들이 주로 요식업에 진출하다보니 하나의 클래스로 묶여 있는 호텔, 외식의 상표출원 비율이 높다.

상표 출원의 과정을 소개해 달라.

이미정 상표를 출원했다는 것은 특허청에 내가 이 상표를 쓸 테니 등록 여부를 판단해 달라는 것이다. 특허청에 출원서를 내면 6개월 정도 선등록이 있는지, 상표에 대한 식별력이 있는지 등을 심사한다. 예를 들어 한국 레스토랑으로 한국에 ‘한식당’이라는 상표를 낼 수도 있는데 이런 상표는 등록을 받으면 안되므로 거절시키고 만약에 거절 이유가 있으면 거절의견제출통지서를 출원인에게 보낸다. 출원인은 자신이 낸 상표를 꼭 등록받아야한다면 2개월 내에 관련 의견서를 내서 극복되면 등록되는 것이고 아니면 거절결정이 난다. 처음 출원할 때, 그리고 등록할 때 비용이 들고 한 번 등록하면 10년 동안 사용하는데 유지비가 없다. 이후 10년 뒤 갱신할 것인지 포기할 것인지 결정하면서 비용이 발생한다.

상표 출원 및 등록에 대해 많은 사람들이 간과하고 있는 것이 있다면 무엇인가?

이미정 상표는 분쟁을 미연에 방지하기 위해 미리 출원하면서 등록시점쯤 됐을 때 사용을 개시하는게 가장 이상적이다. 그동안 하얏트, 롯데, 제주 남정제주개발, 송도의 인스파이어 등 대규모 프로젝트를 진행해 왔는데 이러한 대기업들은 상표에 대한 매뉴얼이 있어 예산, 타임테이블 등이 미리 마련돼 있다. 하지만 중소기업과 개인 사업자들은 상표를 출원할 여력이 없으니 이부분에 대한 인식이 매우 낮다. 사업을 준비할 때 미리 출원에 대한 계획과 예산을 잡고 진행하는 것이 가장 좋다. 그래서 새로 사업을 시작하는 분들에게 일단 사업안이 나오고 출원하고자 하는 상표의 개수가 2, 3개 됐을 때 미리 등록 받을 수 있는지 우리 사무실에 문의하라고 항상 이야기한다. 그러면 그 중에서 등록가능성이 높은 것을 알려줄 수 있다. 하지만 이미 간판을 낸 후 출원하고 등록받을 수 있는지 문의하곤 하는데 이미 다른 이들이 등록 받아 사용하는 경우 등록 하지 못하는 경우가 많다. 또는 상표 출원 및 등록 없이 오픈해 경고장을 받고 찾아오는 이들도 많다.

이 밖에도 출원만 하면 된다고 생각하고 출원 후 방치해놓고 관리가 안되는 경우도 많다. 호텔의 경우 그 안에 레스토랑도 있고 요즘은 자체 화장품도 가지고 있는 경우가 있는데 사업 확장가능성을 가지고 상표를 출원해야 할 것이다. 예를 들어 일식집을 운영하기 때문에 그 분야에만 상표를 받아놨는데 장사가 잘되자 다른 미용실에서 같은 간판을 달면 상표권 행사를 할 수가 없다. 경제적으로 결련성이 있으면 출원할 경우 함께 해야 사업 확장 등 안전하게 진행할 수 있을 것이다.

김수경 고객사 중 호텔에만 등록을 받았다가 비슷한 상표를 화장품 상표로 출원된 경우가 있었다. 따라서 이 사업자는 이의신청을 하면서 상표를 호텔에만 등록받으면 안되겠다는 것을 깨닫고 경제적 결련성이 있거나 비슷한 상표가 나오면 안되는 분야까지 넓게 등록을 받은 경우가 있었다. 게다가 요즘은 카페나 레스토랑에서 굿즈를 많이 판매하는데 요식업뿐 아니라 사업을 확장해 디자인 제품을 만든다면 이에 대한 상표도 등록해야 보호를 받을 수 있다.

그렇다면 최근 상표 출원의 경향은 어떤가?

김수경 앱, AI 서비스가 나오면서 정형화된 상품보다 여러 가지 서비스가 융합된 것들이 많이 나오다보니 상표를 어느 분야에 등록받아야하는지 고민 많은 것 같다. 또한 예전에는 카페를 하면 그 안에서 다른 업을 하는 것이 법으로 제한돼 있었는데 규제가 풀리면서 카페 안에서 꽃을 판다든지 클래스를 연다든지 겸업이 가능하다. 따라서 겸업을 하면서 기존 상표를 그냥 쓰려고 하는데 업종이 다르면 상표를 따로 또 그 분야로 내야 한다. 상표 등록을 하지 않아 경고장을 받고 상호를 바꾸거나 폐기한 경우 많기 때문에 이러한 부분에 대한 주의가 요구된다.

이미정 호텔 안에도 다양한 공간이 있지 않은가? 그 상표들을 모두 보호받기 위해서는 시설마다, 시설이 추가될 때마다 상표등록을 받아야 한다. 하물며 예약 앱을 오픈한다면 전자분야쪽으로 상표를 따로 받아야 추후 문제가 발생하지 않을 것이다.

상표출원 분야에서 리인터내셔널의 입지가 궁금하다.

이미정 리인터내셔널에는 법률사무소와 특허사무소가 있는데 특허의 의미 안에는 특허와 실용신안, 디자인, 상표가 있다. 리인터내셔널은 1961년에 설립됐는데 당시는 한국 내에서 발명이나 상표 출원을 할 수 있는 기업이 없어 주로 일본이나 미국, 유럽의 대기업이 우리나라에 진출할 때 필요한 상표, 특허 출원 업무를 했다. 그리고 1990년, 2000년대가 되면서 우리나라에도 대기업들이 해외에 진출하면서 출원이 시작됐고 국내에도 상표 및 특허출원이 많아졌다. 특허의 국내 기업과 해외 기업을 모두 한 회사에서 다룰 경우 기술 유출 등의 이슈가 있어 리인터내셔널은 위더피플이라는 별도법인을 만들어 국내 기업 위주의 특허 업무를 하고 있다.

리인터내셔널만의 경쟁력이 있다면 무엇인가?

이미정 국내에 소규모의 변리사들이 작은 사무소를 운영하는 곳은 몇 백 곳이 넘지만 200명 이상 근무하는 곳은 열 곳 남짓하다. 리인터내셔널에는 70명의 변리사, 270명의 직원이 근무하며 상표부에만 40여 명이 근무하고 있고 변리사는 6명이 있다. 이들 중 반 이상은 10년 이상의 경력을 자랑한다. 상표는 경험에서 나오는 노하우가 가장 중요한데 쉽게 보지 못하는 이면의 문제를 금방 인지하고 적합한 솔루션을 제시할 수 있기 때문이다. 보통 지정상품의 선등록이 있으면 그와 유사한 것만 삭제하고 나머지 것에 대해 등록 받는 경우들이 있는데 이런 방식으로 문제를 해결하면 나중에 삭제했던 상표과 관련해 문제가 발생할 수 있다. 따라서 선등록 상표에 대해 권리분석을 해 협상이 가능한지, 양도양 수사용, 무효 취소심판을 해 권리를 없앨 수 있는지 등을 조사하고 고객을 설득해 최후에 문제가 없고 현재에서도 적절한 선에서 비용과 시간을 고려해 가장 적당한 방안의 옵션을 제해야 한다. 물론 결정은 고객이 하지만 여러 가지를 알고 그 중에서 선택하는 것과 잘 모르는 가운데 결정하는 것은 확실히 차이가 있다. 호텔과 레스토랑업은 1, 2년만 하고 접을 수 있는 사업이 아니다. 우리가 하얏트와 같이 오래된 기업을 맡았던 경험, 인스파이어, 남정제주개발과 같은 복합리조트의 대규모 프로젝트를 진행했던 경험, 롯데호텔과 같이 대기업을 맡았던 경험이 총체적으로 맞물려 가장 적절한 솔루션을 제공할 수 있을 것이라 자부한다.

리인터내셔널의 앞으로의 계획은 무엇인가?

이미정 2020년이니 특별하게 남산에 올라가 팔각정에서 ‘20대 열정으로 20% 성장하자’는 구호를 외쳤다. 상표나 특허도 스테디해 침체기다. 그 와중에 리인터내셔널은 성장세를 이어왔다. 다른 회사와 다르게 영업활동을 지원해주는 마케팅부서가 있고 지속적으로 사내에서 어학, 전문기술에 대한 교육을 진행하며 신규채용 인력도 업계에서 가장 고급인력으로 채용한다. 또 변리사 제체로도 끊임없이 다양한 분야의 공부를 해야 고객들에게 제대로된 방향의 조언을 해줄 수 있는데 그 고객들이 지속적으로 우리에게 더 많은 일을 주는 것을 보면 그동안의 성과가 좋은 성장률로 이어진 것으로 생각된다. 20% 성장이 당장은 어렵지만 구체적인 준비와 계획으로 3년 내 이룰 수 있도록 노력할 것이다.