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이준석

[염주석의 Brand & IP Law] 호텔 예약 관련 비즈니스 방법(BM)도 특허가 될 수 있을까?


최근 지인 소개로 G마켓, E-bay, Amazon과 달리 SNS를 기반으로 모든 판매자와 구매자가 각자 e-마켓플레이스 플랫폼으로 기능하는 새로운 비즈니스 방법을 개발한 A업체와 특허출원을 위한 상담을 했다.
A업체는 기존과 달리 점조직화된 e-마켓플레이스 플랫폼으로서 혁신적인 비즈니스 방법이라고 역설해 특허등록을 받아야 된다고 주장한다.


호텔 비즈니스 분야에서도 최저가로 객실을 예약하는 서비스를 제공하는 인터넷 예약업체뿐만 아니라 여행일정, 레스토랑 및 호텔예약을 결합한 비스니스 모델을 기반으로 수많은 스타트업 업체들이 등장하고 있다.


과연 A업체의 비즈니스 방법과 호텔 비즈니스 및 레스토랑 예약 방법도 특허 받을 수 있을까?
결론적으로, 특허를 받을 수 있는지 여부는 특허출원의 내용을 어떻게 잘 구성하고 작성하는가에 달려있다.


비즈니스 모델 발명이란 무엇인가?
비즈니스 모델(Business Model)의 발명은 비즈니스 방법(BM: Business Method)의 발명과 혼용돼 사용되고 있으며, 영업방법 등 사업 아이디어를 컴퓨터, 인터넷 등의 정보통신기술을 이용해 구현한 새로운 비즈니스 시스템 또는 방법에 관한 발명을 말한다.


비즈니스 모델이라 하면 우버나 그랩 등을 대표로 하는 공유경제, 클라우드와 AI 기반의 의료서비스 등 4차산업혁명과 관련해 뭔가 새롭게 등장해 미래사회를 혁명적으로 변화시키는 사업영역 같지만, 결국 비즈니스 방법 또는 영업 방법을 말한다. 비즈니스 모델의 전통적인 형태는 오프라인에서 상거래, 교육, 교통, 금융 등 우리 생활 전반에 걸쳐 이미 오래 전부터 적용돼 왔지만, 2000년대 초반부터는 인터넷의 급속한 발달로 인해 온라인상의 비즈니스 모델이 왕성하게 출현하고 있다.


미국에서 1998년 State Bank & Trust Co.와 Signature Financial Group Incorp. 사건에서 영업방법도 특허로 인정된다는 미국연방항소법원의 판결 이후 미국에서는 프라이스라인, 아마존닷컴과 같이 e-플랫폼 업체들의 비즈니스 모델 특허(이하, BM 특허)에 대한 소송들이 잇따르고, 비즈니스 방법이 특허대상인지 여부에 대한 논란들도 계속되고 있다.


비즈니스 방법은 특허의 대상인가?
특허법 제 2조 제 1호에 의하면 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다. 특허청 심사기준에 의하면 컴퓨터·네트워크 등 기술적 구성요소 없이 순수한 영업방법만을 청구하는 것은 특허대상이 되지 않는다. 즉, 영업방법이 특허를 받으려면 하드웨어 같은 기술적 수단과 결합된 형태로 청구돼야 한다.


전통적으로 비즈니스 방법은 자연법칙을 이용한 기술적 아이디어가 아니므로 발명이 될 수 없었다. 그러나 1980년대와 1990년대에 이르러 인터넷과 컴퓨터에 구현하는 기술의 등장으로 인해 더 이상 비즈니스 방법을 기술적 아이디어가 아니라고 볼 수 없는 단계에 이르렀다. 이에 따라, 미국 특허청도 1990년대에 컴퓨터에 구현된 비즈니스 방법은 특허 받을 수 있도록 하기 시작했다. 미국에서는 State Street Bank v. Signature Financial Group(47 USPQ 2d 1596(CAFC 1998)) 사건에서 미연방항소법원은 컴퓨터 상에 실행되는 비즈니스 방법이 ‘Technological Art’로서 특허대상이 된다고 판시했다.


2005년에 미국에서는 비즈니스 방법이 특허대상이 되려면 ‘구체적, 유용하고 실재하는 결과(Concrete, Useful and Tangible Result)’를 요구했다.
더 나아가 In Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593(2010)에서 미연방대법원은 비즈니스 방법이 특허대상인지 여부에 대해 유일한 판단 기준은 아니지만 핵심 판단기준으로서 Machine-or-Transformation Test를 제시했다.


이러한 기준에 따르면, 기계(예를 들어 일반적인 컴퓨터)로 청구된 재무 데이터를 하나의 상태에서 다른 상태로 변형하는 방법은 기계를 사용하는 것과 상관없이 특허대상이다. 또한 특허 가능한 변형을 수행하지 않는 방법은 ‘특정기계’(일반컴퓨터는 아님)로 수행하도록 청구할 때만 특허대상이다. 이에 따르면 블록체인 관련 기술은 데이터 자체의 변환에 관한 것이므로, 컴퓨터 등 기계와 관련 없이 특허대상이 된다.


반면 호텔, 여행 및 항공권 예약, 온라인 주문 배달 서비스 등 오프라인 상에 존재하는 비즈니스를 인터넷을 기반으로 온라인상으로 확대, 변형 개량한 비즈니스 방법은 컴퓨터 및 스마트 폰 등 통신수단과 결합해야 특허대상이 된다고 할 수 있다.



비즈니스 방법의 특허 등록 요건
BM 발명 역시 특허법에 따른 특허등록요건을 갖춰야 하는 것은 당연하다. 특허권을 획득하기 위해서는 기존의 것과는 다른, 객관적으로 새로운 것이어야 한다(신규성). 신규성을 특허법에서 어떻게 규정하고 있는 지 간략히 살펴보자.


·출원발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일한 발명인 경우(특허법 제29조 제1항 제1호)
공지된 발명이란 불특정 다수인이 알 수 있는 상태인 것을 의미한다. 따라서 사내 동료, 변리사나 변호사, 용역 계약자, 비밀 유지 의무가 있는 사람들 외의 자에게 BM 발명이 알려지면 신규성을 상실해, 출원하고자 하는 BM 발명을 특허 받을 수 없다.


·출원발명이 출원 전 공연히 실시된 발명과 동일한 발명인 경우(특허법 제29조 제1항 제1호)
BM 발명이 출원 전 공연히 사용된 경우 신규성을 상실한 것이 된다. 다만, BM 발명의 내용이 인터넷 상에 공개된 서비스라도 그 서비스를 구현하는 기술이나 알고리즘을 포함하고 보안을 유지하고 있으면 신규성을 잃지 않는다.


미국연방항소법원은 Lockwood v. American Airlines, Inc.(FC 1997)에서 컴퓨터 항공 예약 시스템을 소비자가 제한없이 사용할 수 있는 경우, 공연히 실시된 발명으로 신규성을 잃는다고 판시한 바 있다. 또한, 컴퓨터 프로그램 또는 알고리즘을 공개한 것은 사용자가 보이지 않아 파악하기 어렵더라도 고의적으로 은폐하지 않은 것으로 보아 신규성을 잃는 것으로 판시한 바 있다.


이에 따라, 인터넷 상에 공개된 서비스라도 서비스를 제공하는 기술이 제3자에게 알려지지 않게 보안을 유지하고 있다면 신규성을 잃지 않는다. 그러나 이 경우에도 일반인이 공개된 서비스를 사용하다 보면 서비스 제공기술을 알게 될 가능성이 높은 것이므로 신규성을 상실해 특허를 받지 못할 가능성이 높으므로, 일반인에 공개하기 전에 특허출원을 하는 것이 안전하다.



·출원발명이 반포된 간행물에 기재된 발명과 동일한 발명인 경우(특허법 제29조 제1항 제2호)
반포된 간행물이란 정보성과 공개성을 갖는 문서, 도면 등의 정보전달 매체를 의미한다. 출원 전 반포된 간행물에 기재된 내용과 동일한 BM 발명은 신규성을 상실해 특허 받을 수 없다. 신규성에 더해 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야의 엔지니어가 쉽게 발명할 수 있으면 특허 받을 수 없다(특허법 제29조 제2항). 즉, 객관적으로 새로울 뿐만 아니라 기존의 BM 발명보다 기술적 구성 및 효과면에서 진보성이 있어야 특허를 받을 수 있다.


BM 특허를 이용해서 해당 비즈니스 분야를 독점할 수 있을까?
결론부터 말하자면, BM 특허를 갖고 있다고 해 특허권자가 해당 비즈니스 방법 자체를 독점해 자신만 사용할 수는 없다. 기본적으로, 특허권은 독점실시권이 아니고 BM 발명의 내용과 동일한 사업을 타인이 특허권자의 동의 없이 사용하는 경우, 특허권자가 사용 금지를 청구할 수 있는 배타권을 말하기 때문이다. 예를 들어, 아마존이 신용카드나 배송정보들을 미리 저장해 놓고, 주문 시 한 번의 클릭만으로 바로 주문이 되게 하는 ‘원클릭’ 특허를 가지고 있었다. 반즈앤노블이 이를 모방한 투클릭 기능을 홈페이지에 도입하자, 아마존은 특허침해소송을 걸었고, 반즈앤노블은 막대한 손해배상금을 지불하고 싶지 않아 이 기능을 홈페이지에서 내릴 수밖에 없었다. 즉, 아마존이 ‘원클릭’ 서비스를 독점할 수 없고 적정한 로열티를 지불하면 반스앤노블도 ‘원클릭’ 서비스를 사용할 수 있으므로, BM 특허권자가 해당 비즈니스를 독점하는 것은 아니다.


비즈니스 방법의 특허 확보 전략
스타트업 기업이 새로운 비즈니스 모델을 개척하고 있다면, 중요하다고 생각되는 기술이나 기능에 대해서는 가능한 한 많은 특허를 획득해야 사업에 유리하다. 예를 들어, 스타트업 기업이 레스토랑 예약관련 비즈니스 모델을 개척하고 있는 중이라면, 소비자가 선호하는 레스토랑을 효과적으로 선정해 제공하고 좋은 가격대와 좋은 시간의 레스토랑 예약을 쉽게 할 수 있는 특정한 기능을 갖고 있을 것이다.


먼저, 스타트업 기업은 비즈니스 모델의 핵심적인 서비스에 관한 특허를 확보해야 된다. 다음으로 특정한 기능을 구현하기 위한 데이터 처리방법, 소비자의 반응을 데이터베이스로 구축하는 방법, 데이터베이스를 구축해 좀 더 트렌디한 레스토랑을 제공하는 방법 등에 대해 특허를 취득, 특허 포트폴리오를 구축해야 한다. 그래야 경쟁자의 추격을 방지하고, 시장에서 우월한 지위를 유지할 수 있다.


강한 BM 특허 작성 전략
첫째, 사용자의 입장에서 쉽게 확인할 수 있는 인터페이스(주로 웹페이지 내지 앱 화면)에 대해 중점적으로 특허권을 확보해야 한다. 사용자의 입장에서 눈으로 보이는 부분인 인터페이스에 대해 권리를 확보해 둬야, 추후에 제3자의 침해를 입증하기 쉽기 때문이다.


둘째, BM 특허의 인터페이스와 관련된 알고리즘과 인터넷 상의 데이터 처리과정에 대해 특허를 확보해야 된다. 인터페이스만으로 구성된 BM 특허가 등록된 경우 향후 무효가능성이 높으므로, 인터페이스와 함께 알고리즘과 데이터 처리과정을 기술해 제3자로부터 무효 주장을 차단할 수 있다.


셋째, BM 특허에서 하나의 주체가 비즈니스 방법을 수행하는 것으로 서술된 것인지 확인해야 한다. 필자가 BM 특허를 소유하고 있는 스타트업 기업들과 상담할 때마다 항상 문제가 되는 것이 대부분의 BM 특허가 다수의 주체에 의해 수행하는 것으로 서술하고 있어 비침해로 판단될 가능성이 높다는 것이다.


미국연방항소법원은 Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.(2015) 판결을 보면 방법특허에서 둘 이상의 행위자가 방법의 단계를 실행하게 기술돼 있는 경우, 하나의 행위자가 다른 행위자의 실행을 통제하거나 행위자가 하나의 공동기업(Joint Enterprise)을 형성해야 특허침해를 인정한다. 예를 들어, 레스토랑 예약서비스에 관한 BM 특허에 스마트 폰 등단말기 사용자가 레스토랑을 검색하는 기능과 관리자인 서버가 검색결과를 제공하는 기능과 결제서버가 결제하는 기능 등 다양한 주체가 기능을 분산해 수행하게 설명돼 있다고 하자. 이 경우, BM 특허권자가 경쟁업체에 특허침해를 주장하더라도 침해자를 특정하기 어려워 비침해로 판단될 가능성이 높아진다. 그러므로 특허청구항에서 하나의 행위자를 중심으로 각 행위자의 기능을 수행하는 방식으로 서술돼야 한다.




염주석

특허법인 위더피플 변리사





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